(사례경과) 

 당사는 2013년 경북 중소기업 디자인 지원사업을 통해 자사 서비스표권의 표장을 개발하였으며, 2014년에 M○○○(35, 43류)를 등록, 서비스표권을 취득했습니다. 그런데, 침해업체는 상기 등록서비스표권과 유사하다고 판단되는 M○○○를 역시 35류에 등록을 받아 사용하고 있으므로 당사는 침해업체의 이러한 유사 표장을 축산물 직거래 플랫폼 등에 사용하는 행위가 자사 서비스표권의 침해가 되는지 여부 및 이에 대한 대응방안에 대해 자문을 요청드립니다.

(자문위원 의견)

 상표권 침해가 의심되는 침해업체의 등록 과정을 확인한 결과, 출원시에는 제35류 ‘식육 중개업’ 등을 지정서비스업으로 하였으나 귀사의 선등록상표에 의해 심사관에게 의견제출통지(거절사유가 있음)를 받은 후 ‘식육중개업’을 삭제하는 의견/보정을 통해 등록되었습니다. 따라서, 침해업체는 신청업체의 등록서비스표의 존재도 알고 있고, ‘식육중개업’ 등에는 이와 유사한 표장을 사용하면 안된다는 것도 인지하고 있는 것으로 확인되므로 고의적 사용을 확인 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 침해업체가 귀사의 등록서비스표와 유사한 표장을 사용하여 축산물직거래플랫폼을 운영하는 행위는 침해업체가 별도의 서비스표권을 보유하고 있어 사용에 문제될 것이 없다고 주장하는 것과는 관계없이 신청업체가 보유한 서비스표권을 고의적으로 침해하는 행위에 해당한다고 판단됩니다. 등록서비표는 등록 후 3년 이내 정당한 이유 없이 사용을 하지 않는 경우, 이해 관계인에 의해 불사용을 이유로 취소심판청구를 당할 수 있고, 만약 사용하지 않은 경우에는 등록이 취소됩니다. 따라서, 귀사의 서비스표가 등록 이후에 정당하게 사용되었는지 여부를 확인해 볼 필요가 있어 사용사실을 확인하였는바, 표딱지 등의 제작을 통해 사용한 흔적이 있음을 확인하였으며, 불사용 취소사유의 완벽한 해소를 위해 최초 등록받은 표장과 동일한 표장을 사용할 것을 제안드립니다. 상기 서비스표권 침해에 대한 판단에 따라 권리자의 입장에서는 우선적으로 서비스표권 침해를 이유로 한 사용중지 및 관련 사이트 폐쇄 등의 내용을 위주로 경고장을 발송해 상대방의 의중을 파악하는 것이 선행되어야 합니다. 아울러, 경고장 발송 이후 상대방의 대응 태도에 따라 적극적인 민·형사상 침해금지 및 손해배상 관련된 소 제기를 검토할 수 있으며, 해당 상표권의 유상 양도 등도 고려해볼 수 있습니다. 

* 본 사례는 KIDP 디자인법률자문단 사업운영 중 실제 상담 및 자문사례로 

  실제 사례제시를 통하여 유사 피해를 예방하고자 합니다. 

* 디자인법률자문단 운영 사업이란?

 - 디자인관련 거래과정에서 발생하는 불공정거래 및 지식재산권 분쟁 등에 대한 법률상담 · 자문서비스입니다.