(사례 경과)

 저희는 회사 브랜드를 사용하고 있습니다. 미처 상표등록 출원하지 않은 상태인데, 제3자가 저희 회사 브랜드를 상표등록 출원했습니다. 이에 대해 저희 회사 브랜드를 되찾아올 수 있는 방법과 제3자에 대한 법적 제재방안에 대해서 궁금 합니다.

(자문위원 의견)

 첫째, 제3자가 회사 브랜드를 불법으로 카피하여 상표등록출원을 진행한 것에 대하여 저작권 침해를 이유로 형사 고소 등의 법적 조치를 할 수 있지만, 이는 회사 브랜드를 불법 카피한 것에 대한 제재일 뿐 상표 등록 출원한 것에 대한 제재가 아닙니다. 따라서, 제3자 상표등록출원을 되찾아 올 수는 없습니다. 다만 제3자와 합의를 통해 상표등록출원을 되찾아올 수 있으므로, 저작권 침해에 대한 형사 고소를 진행할 수 있습니다. 둘째, 타인의 저작권을 카피한 상표등록출원의 경우에도, 상표권 등록이 될 수 있으므로 저작권을 카피하였다는 이유만으로는 제3자의 상표등록출원이 상표 등록되는 것을 저지할 수 없습니다. 셋째, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인 식된 상표와 동일 또는 유사한 상표로써 부당한 이익을 얻으려 하거나, 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표에 대해서는 상표등록을 허락하지 않고 있습니다. 넷째, 상표법 제 49조 [정보제공]은 누구든지 상 표등록출원에 대하여 거절이유에 해당하여 상표 등록될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에 제공할 수 있다고 규정하고 있으며, 상표법 제 60조 [이의신청]은 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 거절이유에 해당한다는 것을 이유로 이의신청할 수 있다고 규정하고 있습니다. 다섯째, 회사에서 자사의 회사 브랜드가 국내의 수요자들에게 특정인의 상표를 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 점을 입증한다면, 제3자의 상표등록출원이 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표 등록되어서는 안됩니다. 정보제공 혹은 이의신청을 통하여 제3자의 상표 등록출원이 상표 등록되는 것을 차단할 수 있으며, 자신의 회사 브랜드에 대하여 상표등록을 받을 수 있습니다.

* 본 사례는 KIDP 디자인법률자문단 사업운영 중 실제 상담 및 자문사례로 

  실제 사례제시를 통하여 유사 피해를 예방하고자 합니다. 

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