아름다우면서 편안한 명품 수제화 디자이너 살바토레 페라가모(Salvatore Ferragamo)는 생전 이탈리아와 미국 특허상표청에 신발 디자인 및 부품 관련 발명으로 디자인특허(design patent) 출원을 활발히 진행한 혁신가였다. 그가 작고하기 3년 전에 출판된 자서전 『꿈을 꾸는 구두장이(Shoemaker of Dreams)』에는 “나는 2만 건이 넘는 시제품 모델과 350건 이상의 특허를 보유하고 있다. 이 중 일부는 실시됐고 나머지도 세상이 이들의 아름다움을 인지하는 때가 오면 실시될 것이다(Today, I have more than twenty thousand models in the archives and more than 350 patents, some of which have been put to use; and the others will be too, when the world realizes how beautiful the models really are.)”라는 문구가 등장한다. 페라가모의 대표적인 발명으로 유명한 통굽(wedge) 디자인은 1937년 이탈리아에서 특허받았는데, 이는 발뒤꿈치를 들어 올리면서 발등과 발뒤꿈치를 안정되게 지지해주는 기능성을 염두에 두고 탄생했지만 수많은 변형을 거치면서 다양한 심미적·실험적인 표현을 담아냈다.

<페라가모가 1938년에 취득한 미국 디자인특허 D107,859 신발 또는 이와 유사한 공산품의 디자인(Design for a Shoe or Similar Article)>

[자료: 미국 특허상표청]

<페라가모가 1937년에 디자인한 '이브닝 샌들(Evening Sandal)'>

[자료: 메트로폴리탄 미술관]

<페라가모가 1947년에 취득한 이탈리아 특허 426,001>

[자료: 이탈리아 특허상표청]

<페라가모가 1947년에 디자인한 '보이지 않는 샌들(Invisible Sandal)'>

[자료: 메트로폴리탄 미술관]

미국의 특허제도는 특허권자가 발명을 공개하는 대가로 일정 기간 타인이 특허권자의 허락 없이 해당 발명을 미국에서 생산하고 사용하고 판매 또는 판매 청약을 하고, 미국으로 수입하는 것을 배제할 수 있는 권한을 부여하며 디자인을 특허의 한 종류로 보호한다. 디자인특허 등록률은 2021년 회계연도 기준 62.57%로 57%인 실용특허(utility patent)보다 높고 출원비가 저렴하며, 특허유지료(maintenance fee) 납부 의무도 없다. 일반적으로 출원일로부터 18개월 뒤에 출원서가 공개되는 실용특허 및 식물특허(plant patent)와 달리 미국 특허상표청에 출원된 디자인특허는 등록이 이루어지기 전까지 외부에 공개되지 않는다.

2015년 5월 13일 이후 출원된 디자인특허의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 그 이전에 출원된 디자인특허는 등록일로부터 14년간 권리가 인정된다. 페라가모가 미국에서 디자인특허 D107,859를 등록한 1938년 1월 11일 당시 디자인특허 출원인은 특허상표청에 납부하는 수수료에 따라 존속기간 3.5년(10달러), 7년(15달러), 14년(30달러) 중에 선택할 수 있었다. 디자인특허는 내 디자인을 무단 도용하는 경쟁사나 후발업체를 견제하고 시장에 진입장벽을 세우는 것뿐만 아니라 남에게 실시를 허락하고 라이선싱 수익을 창출하는 수단으로도 활용 가능하다. 특허권이 부여하는 경쟁우위와 혁신적인 산업디자인의 가치를 일찍이 인지한 페라가모는 미국과 이탈리아에 오가며 권리 확보에 매진했고, 이는 오늘날 전 세계적으로 저명한 패션기업 Salvatore Ferragamo S.p.A.의 사업 기반이 되었다.

이번 해외시장뉴스는 페라가모처럼 장기적인 안목으로 지식재산권 보호와 관리에 힘쓰는 우리 기업들을 위해 미국에서 디자인특허를 취득하는 세 가지 방식(즉, (1) 미국 특허상표청에 디자인특허 출원, (2) 파리 협약국 특허청에 디자인 출원 후 미국 특허상표청에 디자인특허 출원, (3) 헤이그 시스템에 의한 국제 디자인 출원)의 특징, 비용, 출원 시 유의할 점 등에 대해 설명하겠다.

미국 특허상표청에 디자인특허 출원

첫 번째는 미국 특허상표청에 세계 최초로 출원하는 방식이다. 디자인특허 출원서는 일반적으로 (1) 디자인특허 출원 신청서(design application transmittal form), (2) 수수료 납부서(fee transmittal form), (3) 출원 자료서(application data sheet), (4) 명세서(specification), (5) 도면 또는 사진(drawings or photographs), (6) 발명자의 선서 또는 선언문(inventor's oath or declaration)으로 구성된다. 이외에도 출원인은 기등록되거나 선출원된 특허, 출판물, 간행물 기사, 시중에 광고·판매되는 제품, 발명자에게 알려진 정보 등 발명 대상 디자인과 연관된 모든 자료를 정보 공개 진술서(information disclosure statement(IDS))를 통해 특허상표청에 공개해야 할 의무가 있다. 일반적으로 IDS 제출 시점은 신규 출원서 제출 3개월 이내 또는 특허상표청에서 첫 가거절통지서(office action)가 발급되기 직전까지이며, 이 같은 의무를 지키지 않을 경우 불공정한 행위(inequitable conduct)를 범한 것으로 간주되어 특허가 등록된 이후에도 권리 행사가 불허되는 등 심각한 불이익을 받을 수 있다.

다수의 청구항(claims)을 포함하는 실용특허와 달리, 디자인특허는 “이 명세서에 기술된 것처럼 특정 공산품(이름을 명시할 것)에 구현된 장식적 디자인(the ornamental design for the article (specifying name) as shown, or as shown and described)”과 같이 간결하게 작성된 청구항 하나로 제한돼 있다. 따라서 도면을 통해 해당 발명의 디자인을 정확히 보여주는 것이 매우 중요하다.

아래의 그림이 나타내듯이 출원인이 특허권을 주장하는 영역은 도면에 실선으로, 권리를 주장하지 않는 부분은 점선 또는 파선으로 표현한다. 3차원 제조품의 경우, 아래 두 번째 그림과 같이 사시도 및 육면도(정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 저면도)를 삽입하고 입체감을 살리기 위한 음영(shading) 처리를 하기도 한다.

<㈜애플(Apple, Inc.)이 보유한 디자인특허 D618,678 전자기기(Electronic Device)의 육면도>

[자료: 미국 특허상표청]

<디자인특허 D730,634 나선형 하이힐 구두(Spiraled Heel Shoe)의 육면도>

[자료: 미국 특허상표청]

디자인특허는 출원 심사 과정에서 35 U.S.C. § 112가 요구하는 특허 명세서 기재 요건 불비로 인한 거절 통보, 즉 도면들이 서로 일치하지 않아 디자인에 일관성이 결여돼 있거나 제조품의 굴곡 등 입체적인 형상을 도면만으로 명확히 파악할 수 없거나 음영 처리가 미흡하거나 발명이 실시 불가능하다는 이유로 거절되는 경우가 상대적으로 흔하다. 따라서 이 같은 등록 거절 위험을 최소화하려면 미국 특허 실무 경험이 풍부한 전문가에게 도면 작성을 의뢰하거나 검토 및 보정을 받는 것이 중요하다.

디자인특허 출원 과정에서 특허상표청에 납부해야 하는 수수료 또는 관납료는 (1) 출원비용(filing fee), (2) 검색비용(search fee), (3) 심사비용(examination fee)의 세 종류로 구분된다.

<미국 특허상표청 디자인특허 수수료>

(단위: US$)

[자료: 미국 특허상표청]

출원인이 “소기업(small entity)”에 해당되면 수수료 50% 감면을 받는다. 소기업 요건을 충족하려면 (1) 출원인이 비영리기관이거나 출원인 기업 및 계열사 내 총 직원 수가 500명 이하이어야 하며, (2) 소기업이 아닌 기업에 발명권을 양도 또는 라이선스한 내역이 전무해야 한다. 일반적으로 대학, 비영리기관, 개인 발명가들이 소기업으로 인정받을 수 있다.

또한, 소기업 요건을 충족하는 출원인 중 지금까지 네 건 이하의 미국 특허에 출원인이나 발명자로 이름이 등재되었고 전년도 출원인과 발명자의 연소득(gross income)이 중위 가구소득(median household income)의 세 배 이하인 경우에는 “영세기업(micro entity)”으로 분류돼 수수료 75% 감면 혜택을 누린다. 2022년 현재 영세기업으로 인정받을 수 있는 연소득 한도는 21만2352달러이다. 소기업 또는 영세기업 요건을 충족하지 못하는 경우에는 표준 수수료를 납부해야 한다.

파리 협약국 특허청에 디자인 출원 후 미국 특허상표청에 디자인특허 출원

두 번째는 “산업재산권 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)”을 체약한 국가의 특허청에 그 나라의 법과 절차에 따라 산업디자인 출원을 진행한 후, 해당 출원일로부터 6개월 이내에 미국 특허상표청에 디자인특허를 출원하여 선출원일을 기준으로 미국에서 우선권 주장을 하는 방법이다. 일명 “파리 루트에 의한 디자인 출원"이라고 불리며, 파리 협약국 목록에는 한국, 미국뿐만 아니라 중국·일본·영국·프랑스·독일·캐나다, 호주 등 179개국이 포함된다. 앞서 설명한 방식이 미국에서만 디자인특허권을 취득하는 것과 대조적으로, 이 방식은 두 개의 국가에서 권리를 취득하게 된다.

출원 절차 및 출원서 요건, 특허상표청 출원·검색·심사 수수료, 심사처리기간 등은 첫 번째 방식과 동일하지만 해당 디자인이 선출원된 국가, 출원번호, 출원일 등 우선권을 주장하기 위한 정보와 외국 출원서의 인증 등본(certified copy)을 추가로 제출해야 한다. 만일 선출원이 한국, 일본, 중국, 유럽 특허청이나 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)를 통해 이루어졌다면 (1) 미국 특허상표청이 동 기관으로부터 외국 디자인 출원 정보를 요청할 수 있도록 출원인이 권한을 위임하거나, (2) 출원인이 직접 외국 출원서 인증 등본을 발급받아 미국 특허상표청에 직접 제출하는 옵션 중에 선택 가능하다.

한국 특허청에 출원한 디자인을 기초로 미국에서 디자인특허 출원을 진행하는 우리 기업들은 한국 출원시 썼던 도면 그대로 미국에 제출할 경우 미국 심사관으로부터 도면 불명확 사유로 등록 거절 통보를 받을 위험이 높다는 점에 유의해야 한다. 음영 처리 요건, 해상도 등 한국과 미국의 도면 심사 기준이 서로 상이하기 때문이다. 따라서 한국 출원 시 썼던 도면이 미국 특허법 실무상 적합한지 전문가의 검토를 받고 보완해야 한다.

헤이그 시스템에 의한 국제 디자인 출원

세 번째는 1960년에 체결된 “헤이그 협정(Hague Act)”과 1999년에 체결된 “산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정의 제네바 개정협정(Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)”에 의해 출범한, 일명 “헤이그 시스템에 의한 국제 디자인 출원”(이하 “헤이그 국제 디자인 출원”)이다. 각국의 디자인 관련 법제가 상이하기 때문에 하나의 디자인을 여러 나라에서 등록하려면 절차가 복잡하고 비용 부담도 높은데, 헤이그 국제 디자인 출원은 이 같은 불편을 해소하고자 도입된 다국가 1출원 제도이다. 헤이그 시스템을 채택한 국가는 2022년 6월 이후로 77개국이며 현재 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등이 포함돼 있다. 한편, 호주, 인도, 동남아시아 및 남아메리카 여러 국가들은 협약국이 아니다.

<헤이그 시스템을 채택한 국가>

[자료: 세계지식재산기구]

헤이그 국제 디자인 출원은 본국 관청에 출원·등록이 불필요하다. 출원인은 영어, 불어, 스페인어 중 하나로 작성된 국제디자인출원서(international design application)를 WIPO의 국제사무국(International Bureau)에 직접 제출하는 방식 또는 미국 특허상표청이나 한국 특허청 등 협약국 관청에 제출하는 ‘간접출원' 방식 중에 선택할 수 있다. 다만, 미국에서 완성한 발명은 출원인이 반드시 미국 특허상표청에 먼저 출원해야 하고 미국 출원 이후 6개월 이내에 미국 이외의 국가에서 출원하려면 특허상표청 특허국장(Commissioner of Patents)으로부터 해외출원허가(foreign filing license) 발급이 요구된다. 따라서 미국에서 발명한 디자인에 대해 WIPO나 한국 특허청에 국제디자인출원서 제출을 준비 중인 우리 기업들은 미국 특허상표청에 해외출원허가를 신청하는 절차를 밟아야 한다.

헤이그 국제 디자인 출원은 2단계의 심사를 거친다. 먼저 WIPO 국제사무국에서 국제디자인출원서 접수 요건을 심사하고 이를 통과하면 국제등록부에 등록하며, 12개월 뒤에 국제디자인공보(International Designs Bulletin)에 공개하는 것까지가 1단계이다. 다음으로 출원인이 국제디자인출원서에 지정한 국가의 관청에서 해당국의 법과 절차에 따라 실질심사(substantive examination)를 진행하는 것이 2단계이다. 예를 들어 미국을 지정한 출원서라면, 미국 특허상표청의 심사관이 선행기술 검색을 통해 디자인의 신규성 및 비자명성 요건을 충족하는지 등을 판단하는 것이다. 다만, 이 두 번째 단계에서 실질심사를 생략하는 시스템(non-examination system)을 채택한 국가도 일부 존재한다.

산업디자인의 국제 분류는 총 32종에 달하는 로카르노 디자인 분류코드(Locarno Classification)를 사용하는데, 동일한 분류코드에 속하는 디자인 100건까지는 단일 출원서로 복수의 국가에 디자인을 등록할 수 있다. 갱신 및 등록 변경도 한 번의 절차로 처리 가능하다는 것이 헤이그 국제 디자인 출원의 대표적인 이점이다.

하지만, 헤이그 국제 디자인 출원은 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의거한 PCT 국제출원만큼 실무에서 널리 쓰이지는 않고 있다. 첫 번째 이유로는 WIPO에서 실질 심사를 시행하지 않고, 지정국 관청이 각국의 법규에 의거해 심사를 하므로 출원인이 해당 국가의 디자인 등록 요건을 충족하지 못한 상태로 출원할 경우 거절받을 위험이 높기 때문이다. 따라서 지정국 내 변호사 선임 의무가 없음에도 불구하고 실무에선 각국 전문가의 도움이 필요하다. 두 번째, 미국 디자인특허의 경우 등록될 때까지 출원서가 외부에 미공개 상태로 유지되는 것과 대조적으로, 국제디자인출원서는 국제등록일로부터 12개월 후 공개된다는 점이 출원인에게 불리하게 작용할 수 있다. 출원 중인 디자인이 세상에 알려져 경쟁사들이 내 디자인을 베끼더라도 당장은 권리 행사가 어렵기 때문이다. 세 번째, 디자인특허는 출원비가 실용특허에 비해 저렴하기 때문에 헤이그 국제 디자인 출원을 진행할 경우 비용 절감의 폭도 상대적으로 작은 편이라 개별 국가 출원에 비해 선호도가 월등히 높지 않다.

출원인은 국제디자인출원서 접수 시 (1) 기본료(basic filing fee), (2) 공개료(publication fee), (3) 지정국의 심사와 관련된 지정수수료(fee for each designated Contracting Party)를 납부해야 한다. WIPO 국제사무국에 납부하는 수수료는 스위스 프랑(CHF) 통화로만, 지정국에 납부하는 수수료는 해당 국가에서 정한 통화로만 지불이 가능하다. https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp에 디자인 개수, 로카르노 분류코드, 지정국, 출원인 유형(소기업 또는 영세기업 여부), 단어 수 등을 입력하면 국제사무국에 납부해야 하는 수수료를 정확히 산출해볼 수 있다.

<진입국가로 미국을 지정한 소기업 국제출원인의 WIPO 수수료>

[자료: 세계지식재산기구]

100개의 단어로 기술된 디자인 1건 기준, 미국을 지정국으로 명시한 한국에 거주하는 소기업 국제출원인의 경우 WIPO 수수료는 909CHF로 확인된다. 미화로 환산 시 이는 약 970달러로 미국 특허상표청 직접 출원 시 납부해야 하는 수수료 510달러에 비해 현저히 비싸다. 반면, 같은 조건에서 지정국을 중국·일본·미국 3개국으로 늘리면 총 2019CHF으로, 세 국가에 개별 출원할 경우 각각 지불해야 할 수수료 총합과 비교하여 판단해야 한다.

<진입국가로 중국, 일본, 미국을 지정한 소기업 국제출원인의 WIPO 수수료>

[자료: 세계지식재산기구]

앞서 설명하였듯이 미국 출원인이 WIPO 국제사무국에 국제디자인 출원서를 직접 제출하지 않고 미국 특허상표청에 접수하는 간접출원 방식을 택할 경우, WIPO에 내는 비용 이외에 송달료로 특허상표청에 납부해야 할 수수료는 표준 120달러, 소기업 60달러, 영세기업 30달러이므로 이 역시 감안해야 한다. 4개 이상의 국가에서 디자인 등록을 희망한다면 헤이그 시스템에 의한 국제 디자인 출원 옵션을 고려해볼 수 있지만 진출할 국가가 3개 이하라면 일반적으로 개별 국가 출원을 권한다.

시사점

지금까지 미국에서 디자인특허를 출원하는 세 가지 방식과 각각의 특징에 대해 알아보았다. 특허상표청이 2022년 10월에 발표한 자료에 따르면 디자인특허 등록에 관한 최종결정이 나올 때까지를 나타내는 평균 심사처리기간(total pendency)은 20.5개월이다. 디자인특허 출원인이 출원서 제출 이후 심사관으로부터 첫 심사 결과 처분을 통지받기까지를 뜻하는 평균 최초심사통지기간(first office action pendency)은 14.7개월이다. 한편, 유행이 급변하는 부문에서 디자인특허 등록이 시급한 경우에는 우선심사(expedited examination) 신청이 가능하다. 특정 도면 요건을 만족하거나 미국을 지정국으로 명시한 국제디자인출원서의 경우 헤이그 협정 제10조 3항에 입각하여 공표됐어야(published) 하고 출원인이 선행기술의 예비 검색(preexamination search)을 자체적으로 시행한 상태에서, 수수료 납부와 함께 신청서를 제출하면 디자인특허 우선심사를 받을 수 있다. 우선심사 신청일부터 첫 심사 결과 처분을 통지받기까지는 3개월이 소요되므로 일반 출원에 비해 1년 정도 단축된다. 특허상표청의 우선심사 신청 수수료는 표준 1600달러, 소기업 800달러, 영세기업 400달러이다.

수제화 장인 페라가모는 어떤 방식으로 미국 디자인특허권을 취득했을까? 특허상표청 데이터베이스가 전자화되기 훨씬 이전이라 출원 기록은 조회가 불가하나 특허 등록연도를 바탕으로 유추해볼 때 미국에 직접 출원 또는 파리 루트에 의한 출원 방식을 이용했을 것으로 짐작된다. 미국은 헤이그 협정에 체약 당사자가 아니었고 2015년이 되어서야 제네바 개정협정에 서명했기 때문이다. “세상에 나쁜 발은 없다. 오로지 나쁜 신발만 있을 뿐이다.(I have found there are no bad feet. There are bad shoes)”라는 명언을 남긴 페라가모는 완벽한 신발 설계를 위한 인체 골격을 이해하고자 1920년대에 서던 캘리포니아 대학교(University of Southern California)에서 해부학을 공부하기도 했다. 이후로 그는 20세기 아방가르드 예술에 영감을 받아 디자인한 장식적인 구두에 대한 디자인특허뿐만 아니라, 족궁(arch)을 안정적으로 지지해주는 강철 자루(steel shank) 등 여러 신발 구조물에 대한 실용특허 출원 행보를 이어 나가며 끊임없이 혁신을 추구했다. 미국에서 활동 중인 우리 기업들도 창작과 경영 활동 못지않게 미국 내 디자인특허 취득과 권리 행사에 더 적극적으로 임해 경쟁사들을 효과적으로 견제하고 시장에서 오래 번창했으면 한다.

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