[한국지식재산보호원] 중국에서의 디자인, 실용신안 분쟁예방 전략
분야
등록일
작성자
조회수1189
CASE1
국내 자동차 부품기업 A사는 완성차 고객업체인 B사의 중국 법인에 제품을 납품, B사 차량에 장착하여 중국에서 판매하였다. 한편, 중국 기업 C사는 중국 무심사제도의 허점을 이용하여 해당 제품을 묘사하는 방식으로 디자인 및 실용신안 권리를 먼저 등록 받은 후, 오히려 A사가 자신들의 권리를 침해하였다고 주장하며 중국 법원에 소송을 제기하였다.
CASE2
산업용 케이블을 생산하는 국내 D사는 중국에 진출하여 제품을 판매하던 중, 중국 E사로부터 D사 제품이 자신들의 실용신안권을 침해하였다는 내용의 경고장을 받게 되었다. 분석 결과 E사는 중국의 실용신안 무심사제도를 악의적으로 활용, 중국에서 판매중인 D사 제품을 모인출원*하여 실용신안권을 등록받은 것으로 확인되었다.
* 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 출원으로, 정당한 권리자의 보호를 위해 특허법은 모인출원의 출원일 소급을 인정하고 있음
최근 중국내에서 우리 기업이 중국기업의 디자인(외관설계) 또는 실용신안(실용신형)권리를 침해하였다는 이유로, 중국 기업으로부터 경고장을 받거나 피소를 당하는 사례가 발생하고 있다. 대부분 중국의 디자인, 실용신안 무심사제도를 악용한 경우로, 일부 중국 기업들은 이미 공개·실시된 우리 기업을 비롯한 외국 기업의 제품을 묘사/모방하는 방식으로 디자인 또는 실용신안 권리를 확보하여, 원래 제품을 생산·판매해온 업체에 경고장을 보내거나 소송을 제기하고 있다. 아래에서는 이러한 문제의 원인이 되는 중국의 무심사제도에 대해 살펴보고자 한다.
중국의 디자인, 실용신안 무심사제도중국에서 디자인 또는 실용신안 출원을 하게 될 경우에는 실질심사 없이 기초적인 사항에 대해서만 초보심사(우리나라의 방식심사와 유사)를 진행하고 권리를 등록 받을 수 있다. 우리나라의 경우, 유행성이 강한 일부 품목에 대해 디자인 일부심사(무심사)제도를 운영하는 반면, 중국은 모든 디자인 또는 실용신안 출원 시 초보심사를 통해 권리를 부여하는 무심사제도를 운영하고 있다.
일반적으로 무심사로 등록되는 권리는 권리행사 전, 권리자가 기술평가 청구 등 실질적 심사를 통해 유효성을 확인받아야 하나, 중국의 경우 “무심사로 등록된 전리권에 대한 침해 소송이 제기되면 인민법원은 권리자에게 기술평가서를 받아올 것을 요구할 수 있다" 라고 규정하여, 소제기 전 유효성 확인 절차를 의무화하지 않고 있다. 따라서 기술평가 청구 등의 절차를 통해 사전에 유효성을 확인받지 않고도 권리 행사가 가능하다.
이처럼 중국의 디자인, 실용신안 무심사제도의 허점을 악용할 경우에는 부실 권리가 양산되고 불필요한 분쟁이 발생할 가능성이 높아진다. 또한, 무심사로 등록된 권리임에도 실제 분쟁 발생 시 무효시키기 어렵다는 점도 문제이다.
CASE3
중국 업체인 C사는 독일 유명 자동차 회사인 Y사 제품의 디자인을 모방하는 방식으로 출원하여 선등록 받은 후, Y사를 상대로 디자인
침해 소송을 제기하였다. Y사는 C사의 권리를 무효 시키고자 공개·실시 증거로 인터넷 출력물 등을 제출하였으나 중국 법원은 인터넷 정보 자체만으로 그 내용의 진실성을 확인할 수 없다고 하여 증거능력을 인정하지 않았고, C사의 권리를
유효한 것으로 판단하였다.
중국 법원 판결문 주요 내용
청구인이 제출한 공증서는 공증 당시 증거 관련 내용을 취득한 방식과 웹사이트의 정보만 증명할 뿐, 특정 기간 동안 인터넷에서 공개된 상황을 증명하지는 못한다. 청구인은 증거를 해당 웹사이트에서 얻은 것이라고 하나, 대부분 제품 사용자들이 의견을 게재하고 상호 교환한 내용으로 비교적 임의적인 성격이 강하며, 웹사이트 측에서 사용자들이 작성한 내용을 엄격히 검사하지 않고 사용자들 본인도 남긴 내용을 쉽게 수정할 수 있다.
또한, 제출된 증거는 외국어로 된 증거로, 청구인은 날짜 등 일부분의 내용에 대해서만 중문 번역을 제출하였기에 청구인이 제출한 자료만으로는 증거 웹사이트의 성질, 규모, 지명도, 정보 생성 및 관리 방식 등에 대한 내용을 확정할 수 없다. 특히, 네트워크 DB는 수정이 용이하기 때문, 기타 증거가 없는 상황에서 제출된 증거만으로 관련 정보가 처음 공개된 시간을 확정할수 없다.
덧붙여, 해당 사이트가 청구인과 서로 이해관계가 없는 제3자의 웹사이트라고 단정할 수도 없다. 따라서 상기 제출한 증거에 대해 진실성을 받아들일 수 없다.
위 사례를 통해 알 수 있듯 중국에서 디자인 및 실용신안에 대한 무효 주장을 위해서는 참증 내지 실물사용 증거를 확보하는 것이 필요하다. 그러나 중국 이외 국가에서의 공개·실시 증거에 대해 중국어 번역 및 공증을 받아야 한다는 점과 무효심판을 제기하고 1개월 이후 추가 증거 보충이 어려워, 실제 소송시 국내 기업이 무효 입증을 위한자료 준비 시간이 매우 부족할 수 있다는 문제가 있다.
중국 무심사제도의 허점으로 인한 부당한 피해와 분쟁을 사전에 예방하기 위해서는 중국에 진출하는 기업들이 해당 제도를 보다 잘 숙지하고 대비하는 동시에 적절히 활용하는 것이 필요하다. 따라서 아래에서는 중국에서의 디자인, 실용신안 분쟁을 사전에 예방하고 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 소개하고자 한다.
① 중국에 제품을 수출할 경우에는 기본적으로 특허뿐 아니라 디자인, 실용신안 권리에 대한 사전 조사 및 대응방안 마련이 필요하다.
② 중국 무심사제도는 권리자에게 유리한 제도이므로 국내 기업들도 적극적으로 무심사제도를 활용하여 수출 예정인 제품 또는 이미 공개·실시된 제품일지라도 중국에서 적극적으로 실용신안, 디자인 출원을 하여야 한다. 특히, 이러한 출원은 반드시 권리 확보만을 목적으로 하는 것이 아니라, 향후 발생할 수 있는 모인출원에 대한 대비책으로써도 필요하다.
③ 2008년 중국 특허법 개정 이후 디자인 공지에 있어 국제주의
*가 채택되었으나, 중국 이외의 국가에서 입증하기에는 여전히 어려운 점이 있으므로 실시 증거로 활용할 수 있는 중요한 자료 및 실물제품에 대해 중국에서 미리 공증을 받아둔다면 분쟁 대응 시 매우 효과적이다.
* 국내뿐 아니라 국외에서 공지된 디자인은 심사단계에서 거절사유가 되고 등록 시 무효사유가 됨④ 향후 무효자료로 활용할 수 있도록 주요 실시제품에 대해 공신력 있는 공개문헌을 미리 확보하는 것도 모인출원의 대비책으로 효과적이다. 구체적인 방법으로 국내에서 발명(조기)공개 제도의 이용을 고려할 수 있다. 예를 들어, 특허성이 없는 제품이라 할지라도 관련 내용(제품 구조, 스펙 및 관련 설명)을 출원서에 기재하여 형식상 가출원하고 (조기)공개하게 되면 공개 시기의 명확한 입증이 가능하여 향후 분쟁 시 무효자료로 활용할 수 있다. 물론, 특허성이 있는 제품의 경우에는 정상 출원 후 (조기)공개하는 것이 바람직하다. 선행 특허(지재권) 문헌의 경우, 타국에서 공개되어도 기재된 내용과 공개일에 대한 별도의 입증 내지 공증절차 없이 증거력이 인정되기 때문에 국내 기업 입장에서는 모인 출원을 대비하기에 비용 및 절차의 측면에서 가장 용이한 방법이 될 수 있다.
중국은 빠르게 성장하고 변화하는 최대 규모의 시장으로, 경제전문가들은 중국이 미국의 시장규모를 조만간 추월할 것으로 예상하고 있다. 따라서 국내 기업들은 중국에서의 지재권 보호를 간과해서는 안된다. 국내 기업들은 그동안 중국에서 지식재산권 침해로 인한 피해를 많이 받아왔고, 지재권 분쟁 이슈도 지속적으로 발생하고 있으므로 기업에서는 중국 지재권 제도에 정통한 국내외 전문가를 통해 수시로 자문을 받을 필요가 있다. 덧붙여, 중국 현지 대리인을 선정할 경우에는 충분한 경험과 언어적 소통에 대한 부분도 반드시 고려하여야 한다.
그러나, 현실적으로 지재권 전담인력이 부족하거나 상대적으로 비용적인 부분에 부담을 느끼는 중소기업의 경우, 자체적으로 유능한 전문가를 확보하여 자문을 받기가 쉽지 않다. 한국지식재산보호협회에서는 중국 제도에 정통한 분쟁대응 전문가를 비롯하여 미국, 유럽 등 해외에서 다수의 지재권 분쟁 경험을 보유한 분쟁대응전문가 풀(Pool)을 구축하여 중소·중견기업에 「국제 지재권분쟁 예방 컨설팅」 을 지원하고 있다.
국제 지재권분쟁 예방컨설팅은 수출 또는 납품(예정) 중인 국내 중소·중견기업의 제품과 관련하여 해외에서의 특허권, 디자인권, 상표권에 대한 분쟁발생 위험을 사전에 분석하고 대비할 수 있도록 맞춤형 법률 컨설팅을 지원해주는 사업으로, 2013년에는 World Class 300
*의 24개 지원 시책에 대한 기업 만족도 조사에서 3위(지재권 분야 1 위)를 차지한 바 있다.(한국산업기술진흥원, ‘13.12)
*중소기업청에서 추진하는 WorId Class 기업 육성 프로젝트로서 KIAT, KOTRA, 무역보험공사, 중소기업은행, 한국산업은행, 수출입은행, 지식재산전략원, 한국발명진흥회 등 18개 지원기관이 참여
지재권분쟁 대응여건이 미흡한 중소·중견기업의 경우, 지재권분쟁 예방컨설팅 지원사업을 적절히 활용한다면 분쟁을 효과적으로 예방하고 분쟁 대응력을 강화함으로써, 향후 활발하고 안정적인 해외 진출이 가능해질 수 있을 것이다.
* 본 콘텐츠는 2014년 8월에 외부필자에 의해 작성된 것으로, 특허청 및 디자인맵의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
