미국법인 화이자는 1997년 말 남성 발기부전 치료제인 비아그라(Viagra)를 개발했다. 이듬해 3월 27일, 미국 식품의약국(FDA)에서 판매 승인을 받은 후 의사 처방전을 받은 자에 한해 약국에서 판매되기 시작했고, 한국을 포함한 전 세계적으로 비아그라는 블루 다이아몬드로 불리며 선풍적인 인기를 끌었다.


화이자는 비아그라와 관련해 1992년 물질특허¹와 1994년 용도특허²를 국제등록출원했고, 알약의 형상을 1998년 4월 미국특허청과 9월 한국특허청에 디자인권으로 등록출원했다. 또한, 2003년 11월 푸른색의 다이아몬드 형상을 각각 ‘색채상표’와 ‘입체상표’로 한국특허청에 등록출원하며 순차적으로 권리를 확장해 나갔다.

¹정밀화학(의약)ㆍ고분자ㆍ생명공학 분야에서 발명된 화합물이나 미생물 등 신규물질에 허여되는 특허권.  ※출처 : [네이버 지식백과], 물질특허, 시사상식사전, 2013, 박문각
²용도발명에 대한 특허. 용도발명이란 특정의 물건에 존재하는 특정성질만을 이용하여 성립하는 발명. 용도발명도 물건의 방법이나 생산방법의 발명과 같이 발명의 일종으로서 특허의 대상이 될 수 있음. ※출처 : 특허청 고충민원창구


특허권 중 물질특허는 2012년 5월 17일부로 권리가 만료되었고, 권리가 2년 정도 남아있던 용도특허는 국내 경쟁사들에 의해 2012년 5월 30일자로 무효화되어 화이자는 비아그라에 관한 특허권리를 모두 잃게 되었다.

그동안 독점 판매했던 화이자의 비아그라 관련 특허권리가 모두 무효화되자 국내 경쟁사 10여 군데에서 비아그라 복제약을 출시하기 시작했고, 그중 한미약품의 팔팔정은 비아그라 알약과 유사한 푸른색 다이아몬드 형상으로 판매하고 있었다.


화이자의 블루 다이아몬드 브랜드가 위협을 당하자 화이자는 2012년 10월, 한국특허청에 남아있던 디자인권과 상표권을 근거로 한미약품에 디자인권 침해 금지 등 판매금지 가처분소송을 <서울중앙지방법원>에 제기했다(2012가합87022).이에 맞서 한미약품도 화이자의 알약 디자인권을 무효화하는 소송을 <특허심판원>에 청구했다(2012당3209).

상기 두 사건을 각각 살펴보자.