디자인을 자유롭게 실시하기 위한 필수 조건(디자인의 이용관계에 관한 판례 사례)
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등록된 디자인이라면 그 디자인에 대한 권리를 가지고 자유롭게 그 디자인을 실시
1 할 수 있는 것이 일반적이지만 ‘이용관계’에 있는 경우는 예외이다. ‘이용관계’란 자신의 등록디자인이 타인의 선원권리(타인의 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표, 저작물)를 그대로 차용한 것으로서 자신의 디자인을 실시할 시 타인의 선원권리를 ‘일방적으로 침해
2''하게 되는 경우를 말한다. 따라서 선원권리자의 허락 없이는 자신의 디자인이라도 자유롭게 실시 할 수 없다.
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1 "실시"라 함은 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 행위(디자인보호법 제2조제6항)
2 선후원 권리간의 쌍방적 침해가 되는 관계는 ‘저촉관계’임. 저촉관계란 선후원권리자간의 권리관계가 중첩되어 어느 쪽의 권리 내용을 실시하더라도 타방의 권리를 침해하게 되는 경우.
3 만일 선 권리가 후권리자의 것이거나 동일자 출원인 경우, 권리가 유효하지 않은 경우는 이용관계가 성립하지 않음.
이용관계는 여러 권리 관계 안에서 성립되는데, 본문에서는 선원권리가 등록디자인인 경우 중 ‘선출원 부품디자인을 이용한 후출원 전체디자인’의 관계에 있는 디자인 분쟁 사례를 예로 자세히 알아보자.
이번 판례는 완성품(전체디자인)인 한일전자의 ‘전기스탠드’ 등록디자인(이하, 후출원등록디자인)이 부분품인 ‘탁상용 전기스탠드 몸체’ 등록디자인(이하, 선출원등록디자인)과 이용관계에 있어 권리범위에 속하는지 여부를 판단한 내용이다.
1993년 11월 12일, 선출원등록디자인의 권리자 김OO은 탁상용 전기스탠드의 ‘몸체’ 부분(A 디자인)만을 디자인권으로 등록출원 했다. 그 이후 1998년 5월 7일, 한일전자는 선출원등록디자인과 거의 동일한 형상의 ‘몸체’를 포함한 완성품 후출원등록디자인(B 디자인)을 등록출원4 했다. 이틀뒤(1998년 5월 9일) 한일전자는 자사의 후출원등록디자인이 선출원등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 ‘소극적권리범위확인심판’을 특허심판원에 청구(1998당535) 했다.
특허심판원은 한일전자의 디자인이 김OO의 ‘권리범위에 속하지 않는다’며 한일전자의 손을 들어주었지만, 특허법원(1999후당888)에 이어 대법원(1998허당9604)은 특허심판원과 상반된 판결을 내렸다.
4 선출원 부품디자인에도 불구하고 이용관계에 있는 후출원 완성품 디자인은 신규성, 선출원주의 등 등록요건을 흠결하지 않고 등록받을 수 있음. ※출처 : 코어 디자인보호법(제7판), 이승훈·공경식, (주)한빛지적소유권센터, 2010.06.12., p.370
특허법원과 대법원은 “선출원등록디자인은 탁상용 전기스탠드 몸체인 ‘부품디자인’이고, 후출원등록디자인은 전기스탠드에 관한 완성품인 ‘전체디자인’으로 용도가 상이하여 유사한 물품이 아니며 디자인도 유사하지 않다”고 보았다. 그러나 “후출원등록디자인의 몸체는 선출원등록디자인과 받침대(A)의 유무 차이에도 불구하고 거의 동일한 디자인으로 보여진다. 그리하여 후출원등록디자인을 사용하기 위해서는 필연적으로 선출원등록디자인을 사용해야 하는 ‘이용관계’에 있다”고 판단했다. 그래서 한일전자의 후출원등록디자인은 선원권리자 김OO의 선출원등록디자인의 권리범위에 속한다는 결론을 내렸다.5
5 선 등록디자인과 후 등록디자인이 이용관계에 있다고 인정되는 경우 후 등록디자인은 선 등록디자인의 권리범위에 속하게 됨.
이용관계라고 인정되면 후출원등록디자인을 실시하기 위해서는 반드시 선원권리자의 허락을 받아야 자유롭게 실시 할 수 있다.6 만일 선원권리자가 후출원등록디자인의 실시를 허락해주지 않으면 어떻게 될까? 이런 상황을 방지하기 위해 디자인보호법에서는 ‘통상실시권허여심판7''을 청구(디자인보호법 제70조)할 수 있도록 마련해 놓았다.
6 선원권리자도 허락 없이는 후출원등록디자인을 자유롭게 실시할 수 없음. 다만, 선원권리자가 통상실시권허여심판에 의해 실시권을 허여하였을 때에는, 선원권리자도 후출원등록디자인 실시권을 허여받을 수 있음.(디자인 보호법 제70조 제2항)
7 이용·저촉관계가 있을 때 이들 권리자간의 이해관계를 합리적으로 조정하기 위해 마련된 제도.
디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 등록디자인 또는 등록디자인에 유사한 디자인이 제45조제1항 또는 제2항의 규정에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인에 유사한 디자인의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있음(디자인보호법 제 70조(통상실시권 허여의 심판) 1항)
별도의 디자인 가치를 인정받아 등록되었음에도, 존속중인 권리의 요소를 일부 포함함으로써 실시가 불가능해지는 것을 방지하기 위한 것이 이용관계 제도의 취지로서, 타인의 권리 요소를 포함하는 것을 의도하였든 하지 않았든 창작 디자인이 이용관계에 해당된 경우 ‘통상실시권허여심판’을 이용해 정당한 실시의 권리를 얻을 수 있다는 사실도 활용 가능한 제품 디자인 전략의 하나임을 잊지 말자.
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디자인보호법 제45조(타인의 등록디자인등과의 관계)8
① 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인이 그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 제70조의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
②디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 그 등록디자인에 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 그 디자인권의 등록디자인에 유사한 디자인이 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 디자인권·특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 제70조의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 등록디자인에 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
③디자인권자·전용실시권자·통상실시권자는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일전에 발생한 타인의 저작권을 이용하거나 저촉되는 경우에는 저작권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
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8 선출원 권리와 이용 또는 저촉관계에 있는 경우 선출원 우위의 원칙에 의하여 후출원 디자인권의 실시에 제한을 가하고 있는 규정. ※출처 : 디자인의 이용관계, 김종석, 대법원판례해설, 제87-88호(2011년, 상)/법원도서관 p.237
글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)
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