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나의 디자인이라도 특허청에 등록출원 전 공개 주의!

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상표는 기존에 사용하던 상호를 상표로 출원해도 등록이 가능하지만, 디자인은 디자인등록요건인 ‘신규성1’을 반드시 충족시켜야 특허청에 등록이 가능하다. 그러나 디자인의 경우 등록출원 전에 제품을 홍보하거나 판매하는 경우가 종종 있어, 신규성이 없다는 이유로 디자인 등록이 거절되거나 등록되었다 하더라도 추후에 무효되는 사례가 발생한다.
 
1 디자인출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 잡지에 기재된 디자인은 신규성을 상실한 것으로 보고 있음.

(주)성한스폰지(이하, 성한스폰지) 또한 ‘화장용 퍼프’ 디자인을 출원 전에 잡지에 게재함으로써 신규성을 상실해 등록이 무효화 되었다.



성한스폰지의 화장용 퍼프는 2002년 3월 18일 한국특허청에 디자인등록출원하여 2003년 등록받았다. 본 제품은 상단에는 보조 커버가 씌어진 퍼프가 있으며, 그 하단에는 화장용 분(파우더)이 내장되는 몸체(용기)가 형성되어 있고, 뚜껑 상부면에 거울이 부착되어, 출원 당시 새로운 형태의 화장용 퍼프 디자인이었다.
 
그런데 주식회사 윤익물산(이하, 윤익물산)과 주식회사 오네스(이하, 오네스)가 이와 유사한 디자인의 화장용 퍼프를 사용하자 성한스폰지는 자사의 등록디자인을 침해했다는 이유로 양사에 디자인 침해에 관한 경고서한 및 침해중지가처분을 신청했다. 이에 윤익물산과 오네스는 “성한스폰지의 등록디자인은 그 출원일 이전에 국내에서 반포된 ‘HANBUL(한불)’ 잡지2에 게재된 디자인과 형상·모양이 매우 유사하여 신규성상실에 위배되어 등록 된 것이므로 등록이 무효되어야 한다”고 주장하며, 성한스폰지의 ‘화장용 퍼프’  등록디자인 무효소송을 청구했다.

2 화장품 제조회사인 OOOOO사가 2002년 3월 1일자로 발행한 것임.



성한스폰지는 등록디자인과 ‘한불’ 잡지에 게재된 디자인이 동일한 디자인이라고 인정은 했으나, 해당 디자인의 등록 신청(디자인 등록 출원)이 잡지에 게재된 날로부터 6개월 이내에 이루어졌으며, 출원서에 신규성상실의 예외를 적용받기 위한 취지를 기재하지 않았으나 ‘자사의 의사에 반하여’ 게재된 경우이기 때문에 지금이라도 취지를 밝힘으로써 신규성이 상실된 것으로 볼 수 없다3고 반박했다.

3 [디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 제 2항 후단] 다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 출원서에 취지를 기재하지 않아도 제8조제1항의 적용을 받을 수 있음.
 



그러나 특허심판원은 “성한스폰지의 등록디자인이 <신규성상실의 예외> 규정을 적용받을 수 없는 신규성을 상실한 디자인으로 보고 등록이 무효되어야 한다”며 윤익물산과 오네스의 손을 들어주었다.(심판번호 :  2004당188)
 
디자인보호법 <신규성상실의 예외>에 관해 살펴보면, “(제1항) 공지 된지 6개월 이내에 디자인등록출원을 하고, (제2항) ‘자기 의사에 의해’ 디자인이 공개된 경우에는 출원시에 신규성상실의 예외신청 취지를 출원서류에 기재하여 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 그 출원일부터 30일 이내에 제출해야 한다”는 규정을 두고 있다.
 
심판원은 ‘한불’ 잡지에 성한스폰지의 등록디자인이 게재되었다는 것은 성한스폰지와 마케팅 담당 회사간의 상담이 오고가며 양자간에 성한스폰지 제품의 상품화에 대한 합의가 이루어진 것으로 볼 수 있어, 성한스폰지의 주장처럼 ‘자기 의사에 반해’ 잡지에 게재된 것이라고 보기 어렵다고 판단했다.
 
따라서, 성한스폰지의 등록디자인은 출원하기 18일 전에 ‘한불’ 잡지를 통해 공개된 것으로 (제1항)의 규정은 충족시켰으나, 자기 의사에 반한 공개가 아님에도 ‘출원시’ 신규성상실의 예외 신청을 하지 않았기 때문에 (제2항)의 조건을 충족시키지 못해 <신규성상실의 예외> 규정을 적용 받지 못하게 된 것이다.




이로써 성한스폰지는 자사 디자인에 의해 자사의 등록디자인이 무효화되는 상황에 처하게 되었다. 이를 개선하기 위해 한국특허청은 오는 7월 1일부터 적용되는 디자인보호법 제36조에서 신규성 의제 신청기간을 ①디자인등록출원서를 제출 할 때 뿐 아니라 ②거절이유통지에 대한 의견서를 제출하거나 ③이의신청에 대한 답변서를 제출할 때, 이번 사건과 같이 ④디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에도 신청할 수 있도록 확대하여 개정하였다. 하지만 디자인을 공개한지 6개월 이내에 등록출원 해야 <신규성상실의 예외> 조건을 충족시키는 조항은 변함이 없으니, 디자인 권리를 지키고 싶다면 가급적 출원 전에 공개하는 행위는 신중을 가할 필요가 있다.


 


디자인보호법 제36조(신규성상실의 예외)4

 ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.
② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.
2. 제63조제1항에 따른 거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때
3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때
4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때


 1 2014년 7월 1일 부터 시행.
 

 

 글 / 디자인맵 편집부
  감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)

 

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#신규성상실 #신규성 #디자인보호법 개정

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