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COLOR ME SAME?



국내에서 등록받은 디자인을 국외에서도 등록받길 원하거나, 반대로 국외에서 등록받은 디자인을 국내에 등록 받고 싶다면 반드시 알아야 할 제도가 있다. 바로 조약에 따른 우선권주장1이다. 본 판례를 통해 우선권주장과 유의해야할 사항에 대해 알아보도록 하자.

동일한 출원인이 국외에서 출원한 디자인을 최초 출원일로부터 6개월 이내에 국내에 출원할 경우, 파리 조약에 의해 국내 출원일이 아닌 원출원일로 조약에 따른 우선권주장을 할 수 있다. 우선권주장이 중요한 이유는 출원일의 소급뿐만 아니라 국내 출원보다 앞서 공개된 국외의 디자인으로 인해 신규성이 상실되어 국내에서의 디자인권 등록이 거절될 수도 있기 때문이다.

단, 우선권주장은 국외에서 출원한 디자인과 국내에서 출원한 디자인 사이에 ‘동일성’이 있어야 한다. 본 판결은 우선권주장의 ‘동일성’이 문제가 되어 디자인 등록이 거절되었던 결정에 대한 불복 사건이다.

우선권 [right of priority]
[지재권일반]파리조약상 인정되는 우선권이란 어떤 동맹국에서 최선(最先)으로 정규의 출원을 한 자 또는 그의 승계인이 일정기간 내에 다른 동맹국에 동일 목적물에 대하여 출원하는 경우 선원주의, 신규성 및 진보성 판단에 있어 그 최선출원의 출원일을 기준으로 할 수 있는 출원에 부수되는 권리임. (출처 : 디자인맵 IP용어사전)





겔랑 소시에떼아노님(이하, 겔랑)은 2011년 2월 11일 <그림2>와 같은 향수병을 국내 특허청에 출원하면서 그보다 약 6개월 앞선 2010년 8월 31일, 유럽공동체상표디자인청(OHIM)에 최초로 출원한 <그림1>을 증거로 우선권을 주장했다. 그러나 이에 대하여 국내 특허청은 최초 출원과 이 사건 출원 디자인은 색채가 불일치하여 두 디자인 간에 ‘동일성’이 인정되지 않는다는 이유로 우선권주장을 불인정했다.



이에 겔랑은 <그림1>과 <그림2>는 단순한 스캐너/프린터 설정값 등의 차이로 인한 색조(tone)의 차이이며, 일반수요자에게는 그 미감의 차이를 불러일으키지 못한다고 주장했다. 또한, 국내 특허청의 선심결례, 중국, 러시아, 사우디아라비아 등 타국에서도 동일한 출원서와 우선권증명서류를 통하여 디자인등록이 이루어진 점 등을 참작할 때 그 동일성을 부인하여 우선권인정을 부정하고 거절결정을 한 원결정은 부당하다고 주장했다.




국내 특허청에서 ‘동일성’의 범위를 해석하는 판단 기준((구)디자인심사기준 제20조 제3호2)은 다음과 같다.

가. 대한민국에 출원된 디자인과 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원은 ‘동일성’이 있어야 한다.
나. 이 경우 기재형식까지 동일할 필요는 없고, 내용상 대한민국에 출원된 디자인과 동일성이 인정되는 것이 우선권 증명에 명시된 것만으로 족하다.

특허법원 판례에서도 ‘디자인보호법에서 말하는 동일성이란 물리적으로 동일한 것이 아니라 일견하여 동일하게 보이는 정도의 동일성을 의미한다.’고 판시하고 있다. (특허법원 2002. 10. 4. 2002허3276판결 등 참조)

2 특허청 디자인심사기준(2011.1), 참고로 최신 디자인심사기준(2014.1.1.시행)에서는 우선권주장의 요건이 더욱 상세화됨.

<그림1>과 <그림2>의 ‘동일성’ 판단을 위해 공통점을 살펴보면, 
① 몸체는 투명한 플라스틱이고 둥근 원기둥의 형태인 점, ② 뚜껑은 불투명한 플라스틱으로 되어 있고, 5각형으로 세로 길이가 비교적 길고 뚜껑 위에는 벌모양의 곤충이 양각된 점을 들 수 있다. 즉, 그 형상과 모양이 동일하다는 것이다.
반면, 유일한 차이점은 먼저 출원한 <그림1>은 도면의 색채가 엷은 분홍색이고 <그림2>는 엷은 회색이라는 것이다.

이에 특허심판원은 다음 다섯 가지 항목을 토대로 <그림1>과 <그림2>는 동일성 범위에 속하는 출원이므로 이와 달리 판단하여 우선권주장을 불인정한 특허청의 결정은 부적법하다고 심결했다.

①  최초 유럽공동체상표디자인청(OHIM)에 디자인출원 시에는 디자인의 색채가 엷은 분홍색이었던 것(<그림1>)이 OHIM에서 이미지변환과정 및 우선권주장서류 발급 시 출력과정, 한국특허청에 제출되어 스캔 입력과정 등을 거치면서 <그림2>와 같이 스캔, 인쇄의 설정값의 차이 때문에 색상 및 색조에서 미세한 변화가 있을 수 있는 점,
② <그림2>의 출원서에 기재된 창작내용의 요점에는 디자인의 보호 범위인 형상, 모양, 색채 중에서 ‘색채’를 제외하고 ‘형상과 모양’만을 창작내용의 요점으로 하는 점,
③ 분홍색과 회색의 단색으로만 되어 있어 색채에서 모양이 구성되지 않고, 색채는 모양을 구성하지 아니하는 한 유사여부의 판단의 요소로 고려하지 아니하는 점((구) 디자인심시기준 제4조 제4항 참조)
④ 겔랑이 <그림2>와 유사한 출원을 우선권주장하여 우리나라에 출원한 출원 제30-2010-43421호, 제30-2010-41150호 등이 이 사건과 같이 색상이 변경되었음에도 동일성을 인정받아 등록된 점,
⑤ <그림2>와 동일한 건이 이 사건과 같이 색채가 변경되었음에도 동일성을 인정받아 중국, 러시아 등 타국에 출원되어 등록된 점 등을 종합하여 볼 때, 이와 같은 색채의 차이점은 디자인의 심미감에 별 영향을 주지 못하는 미세한 차이에 불과하며, 겔랑이 <그림2>를 출원 시 색채를 디자인 창작내용의 요점으로 하지 않았다고 보았다.

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국제화 시대로 나아갈수록 한 국가에서만 비즈니스를 영위하는 것이 아니라 인터넷과 각국의 교류 등을 통해 시장의 영역이 넓어지고 있다. 따라서 안정적인 비즈니스를 위해서는 한 국가에서만 디자인권을 등록하는 것이 아닌 세계적으로 권리영역을 넓히는 것이 현명한 방법이라 할 수 있다. 일부 기업에서는 전략적으로 자사가 위치한 국가가 아닌 특정 타 국가의 특허청에 선출원 후 우선권주장을 통해 자국을 포함한 여러 국가에 디자인권 영역을 넓혀 등록하는 경우도 있다. 본 판례를 참고삼아 다른 국가에 우선권주장을 할 경우 도면이나 구비 서류에 더 신경 써서 불필요한 분쟁을 최소화하려는 노력이 필요하겠다.

  

 

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더 많은 내용은 '디자인맵'에서 만나보실 수 있습니다. 

  

Tag
#파리 조약 #우선권주장 #디자인 동일성

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