“…상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로서 판단하여야 함이 원칙이고, 다만...일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여...중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다”(대법원 94후264판결 등)

최근 패션 피플들과 젊은 학생들 사이에서 화제를 모으고 있는 뉴발란스 브랜드는 2007년 당시 매출액은 240억 원에 불과했지만 2013년 4,100억 원이 넘으며 나이키와 아디다스에 이어 스포츠 3위 브랜드로 자리 잡았다.¹

뉴발란스는 1975년경부터 세계 각국에서 New Balance의 약칭인 ‘N’자 상표를 운동화에 부착해 판매하기 시작했고, 국내에서도 1981년 5월 28일 한국특허청에 ‘N 문자가 부착된 운동화 도형’을 상표 출원하고 1984년에 등록받았다. 뉴발란스의 ‘N’표시는 등록 당시에는 그리 널리 알려지지 않았지만, 2009년경부터는 ‘N’이라고 표시된 운동화를 보고 많은 수요자들이 뉴발란스의 제품으로 인식할 정도로 인지도가 높아졌다.²

1 6년만에 17배 폭풍성장..뉴발란스에 무슨 일이, <이데일리 뉴스>, 2014.04.15. 12:17, http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JC21&newsid=02397686606056448&DCD=A00302&OutLnkChk=Y(2014/5/7-접속날짜).
2 2004년부터 2010년까지 국내 매출액이 합계 약 2,820억에 달했으며, 어패럴뉴스사가 선정한 2009년 스포츠 부분 ‘베스트 브랜드’ 및 ‘올해의 브랜드’로 각각 선정.

그런 중에 국내　신발 도소매업체인 유니스타(주)(이하, 유니스타)도 운동화 측면에 영문자 ‘N’을 오른쪽으로 기울이고 그 아래에 ‘UNISTAR’라고 작게 표기한 표장을 사용하여 운동화를 판매하기 시작했다.



이에 뉴발란스의 독점 라이선스(licence) 계약업체인 (주)이랜드월드는 유니스타의 행위가 뉴발란스의 ‘N’자가 포함된 등록상표의 침해 및 ‘부정경쟁행방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 가처분(2011카합392)을 신청했다. 그러나 유니스타는 자신의 상표가 뉴발란스의 상표권에 속하지 않는다고 주장하며 ‘소극적 권리범위확인심판(2011당564/2011당1236)’을 특허심판원에 청구했다. 본고에서는 소극적 권리범위확인심판이 대법원 전원합의체까지 상고되어 어떤 확정 판결이 내려졌는지 살펴보도록 하겠다.

유니스타는 “운동화 모양에 ‘N’자가 부착된 모양의 뉴발란스의 등록상표와 유니스타의 ‘N’ 표장은 비유사하여 뉴발란스의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다”고 주장하며, “뉴발란스의 ‘N’자 부분은 현재(심판 심결시) 주지성이 있다고 하더라도 ‘상표등록(1984년) 당시’에는 등록상표 자체가 사용되거나 주지되었다는 증거가 없어 식별력이 있다고 볼 수 없다”고 주장했다. 뉴발란스는 “자사의 ‘N자를 포함한 상표는 주지·저명한 상표이므로 유니스타의 ‘N’자 문자와 출처의 오인·혼동을 일으킬 수 있어 자사의 등록상표 권리범위에 속한다”고 반박했다.

특허심판원(1심)에 이어 특허법원(2심)에서는 “뉴발란스와 유니스타의 ‘N’ 로고는 ‘N’자가 공통되고, 호칭이나 관념상의 차이가 크지 않아 일부 유사한 점이 있으나, 전체적으로 볼 때 그 외관이 달라 일반수요자나 거래자가 오인·혼동할 염려가 있다고 보기 어려우므로 서로 유사하지 않다”고 보았다. 또한 기존 대법원 판례³에 따라 “‘등록결정일 기준’으로 볼 때 ‘N’ 부분만으로 특정인의 상표로서 일반 수요자와 거래자에게 널리 알려졌다거나 사용에 의한 식별력을 취득했다고 보기 어렵다”고 판단했다. 즉, 뉴발란스 등록상표의 ‘N’ 부분은 ‘등록결정일 기준’으로 식별력이 없고, 따라서 전체로서 관찰할 경우 양 표장은 오인·혼동할 정도로 유사하지 않으므로 유니스타의 ‘N’ 로고는 뉴발란스의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다며 유니스타에 승소판결을 내린 것이다. 이에 뉴발란스는 대법원에 상고(2011후3698)했다.


3 2004년상표법 제41조 제1항에서는 ‘상표권은 설정등록에 의하여 발생한다“라고 규정하고, 같은 법 제52조 제1항에서는 ”등록상표의 보호범위는 상표출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다“라고 규정하고 있으므로, 등록상표의 구성 중 (식별력이 없는) 일부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 그 부분에 대하여 따로 등록결정을 받지 않는 한, 그 부분만을 분리하여 등록상표의 보호범위에 속한다고 할 수는 없다(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결 참조).




전원합의체⁴로 진행된 대법원 판결은 “등록결정 당시 상표의 식별력이 없던 부분이 권리범위확인심판의 심결 때 사용에 의한 식별력을 취득했다면 등록상표의 식별력은 상대적·유동적인 것이므로 상표의 유사성을 판단하는 기준시인 ‘심결 시’를 기준으로 삼아야 한다”고 판시하며, 종전까지 식별력 판단시점을 ‘등록결정 시’로 보았던 ‘대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결’의 견해에 배치되는 범위에서 변경하기로 했다.




재판부는 “등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약했더라도 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되었다면 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단해야 한다”고 설명했다.


4 각 부의 대법관들의 의견이 일치하지 않고 소수의 의견이 나오거나 그 사건이 종전에 대법원에서 판시한 헌법ㆍ법률ㆍ명령 또는 규칙의 해석적용에 관한 의견을 변경할 필요가 있음을 인정하는 경우인 경우 전원합의체(대법관회의)로 사건이 넘겨짐.
⋇출처　: “전원합의체”, <시사상식사전>

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