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디자인 이용관계의 판단기준(디자인의 이용관계에 관한 판례 사례)

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특허청에 등록을 통해 디자인에 대한 권리를 가지고 있다면 그 디자인을 자유롭게 실시1할 수 있을까? 대부분의 경우에는 그러하다. 하지만 모든 경우에 그렇다고 장담할 수는 없다.

만일, 선 등록디자인과 ‘이용관계’가 성립하게 되면, 후 디자인의 경우 디자인권리가 있다하더라도 선 등록디자인권자의 허락을 얻거나(디자인보호법 제95조(구 제45조) 제1항)2 통상실시권 허락의 심판(디자인보호법 제123조(구 제70조))3에 의한 경우에만 실시가 가능하다. 그러므로 디자인을 실시하기 전에 선등록디자인과의 ‘이용관계’가 성립하는지를 살펴보아야 한다.

이용관계란?

후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우

 

 


[디자인보호법 제2조(정의) 제7항]  "실시"란 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다.
[디자인보호법 제95조(타인의 등록디자인 등과의 관계) 제1항] 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
[디자인보호법 제123조(통상실시권 허락의 심판)] ① 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인이 제95조제1항 또는 제2항에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 필요가 있는 경우에 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다. ④ 제3항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.



이번에 살펴볼 대법원 판결의 논점은 직물지인 선 등록디자인이 후 디자인인 직물지에서 일부분이 감추어져 보이는 경우에도 ‘이용관계가 성립하는지 여부’이다.
 

2007년 10월 22일, 전OO은 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속 반복된 직물지 디자인(이하, 직물지 A)을 한국특허청에 등록출원했다. 하지만 직물지 A의 무늬가 일부 포함된 직물지 디자인(이하, 직물지 B)을 발견하고 이를 실시한 임OO을 상대로 자사의 등록디자인의 권리를 침해하지 말라는 내용증명과 함께 침해금지 가처분을 신청했다. 이에 임OO은 직물지 B가 전OO의 직물지 A의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 특허심판원에 ‘소극적 권리범위확인심판’을 청구했다.



임OO은 전OO의 직물지 A는 여러 가닥의 선이 아래로 내려오면서 서로 약간씩 꼬이도록 한 모양을 연속 반복하는 디자인으로 이는 그 출원 전에 공지된 <비교대상디자인>들과의 모양과 유사한 공지된 디자인이라고 주장했다. 그러므로 자신의 직물지 B는 공지된 디자인에 큼직한 나뭇잎들을 일정간격으로 배치하여 연속 반복되게 한 모양과 황색의 색채를 결합한 것이므로, 두 디자인은 서로 유사하지 않아 직물지 A의 권리범위에 속하지 않는다고 주장했다.

이에 전OO은 “직물지 A와 B의 표면은 미세하게 엠보싱 된 자카드 직물을 소재로 하고 있고, 모양도 사선을 서로 연결되게 하여 ‘V’자를 연상케 하는 문양을 연속 반복적으로 구성하여 그 표면이 서로 동일한 모양”이라고 말했다. 또한, “비록 큼직한 나뭇잎들을 일정간격으로 배치하여 연속 반복되게 한 모양에다 황색의 색채를 결합하였지만, 직물지 B는 가공하는 공정이 먼저 'V'자형 문양으로 바탕을 이루는 직물지를 가공하고, 2차로 그 표면에 나뭇잎 문양의 자수 또는 염색도안을 함으로써 2개의 작업공정으로 나누어져 양산하고 있는 공정”이므로 “직물지 B는 직물지 A의 공정과 같고 ‘V’자형 모양의 직물지 바탕을 이용하고 있다 할 것이어서 직물지 B는 직물지 A 등록디자인의 권리범위에 속한다”고 답변했다.



특허심판원은 직물지 A와 선 등록된 <비교대상디자인>의 유사 여부를 살펴본 결과 지배적인 특징부분이 서로 다른 비유사한 디자인으로 보고, 직물지 A와 B의 이용관계 여부에 관해서 살펴보았다. 특허심판원(특허심판원 2008당2980)에 이어 특허법원(특허법원 2009허3466)은 직물지 B는 직물지 A와 전체적인 미감이 유사하고, 직물지 B를 전체적으로 살펴볼 때 바탕과 나뭇잎 무늬가 혼연일체가 되는 것이 아니라 바탕에 나뭇잎 무늬가 추가되어 얹혀 있는 듯한 시각적 느낌을 준다고 판단했다. 또한, 바탕 부분의 비중이 적지 않아 그 본질적 특성을 잃지 않고 그 자체적인 심미감을 여전히 가지고 있다고 보았다. 그리하여 직물지 B는 필연적으로 직물지 A를 실시하는 ‘이용관계’에 있는 것으로 보고 직물지 A의 권리범위에 속한다는 결론을 내렸다.
 



하지만 대법원에서는 직물지 A와 B 디자인은 전체적으로 볼 때 유사하지 않아 “이용하는 관계에 있지 않다”며 하급심을 뒤엎는 판결을 내렸다. 재판부는 직물지 B는 직물지 A의 ‘V'자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 하나의 디자인을 형성하고 있다고 보았다. 그리하여 직물지 B는 연속적으로 반복된 큰 나뭇잎 모양에 의해 직물지 A의 본질적 특징인 ‘V’자 모양이 상당히 손상된 채로 도입하여 이용관계에 있다고 할 수 없다고 했다.

이번 대법원 판결을 통해 ‘이용관계’ 여부를 결정하는 기준은 ‘선 등록디자인의 본질적 특성을 손상시키지 않은 채 후 디자인에 도입했는지’에 따른 것으로 디자인 이용관계를 둘러싼 명확한 판단기준을 제시한 최초의 대법원 판결이라는 점에서 의미가 매우 크다.4 만일 디자인 출원 전에 동일·유사한 디자인이 없어 한국특허청에 등록을 받았다 하더라도, 그 디자인이 선원권리(특허·실용신안·디자인·상표·저작물)의 본질적 특성을 그대로 도입하여 이용관계에 있지는 않은지 반드시 확인 할 필요가 있다.



4 <직물지에서의 모양의 이용과 디자인 이용관계의 성립 - 대법원 2011.4.28.선고 2009후2968 권리범위확인(디) 판결>, 홍익법학, Volume 12 Issue: 2, 2011.01.01




 




 

글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)

 

원문 주소: http://www.designmap.or.kr/ipf/IpFtFrD.jsp?p=270&x=1

 

 

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