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파○○○뜨, 디자인 출원에 앞서 치즈 케이크 제품을 출시하다.

 파○○○뜨, 디자인 출원에 앞서 치즈 케이크 제품을 출시하다.



타이틀


김변
프롤로그 01
 파OOO뜨를 운영하는 주식회사 파OOO상은 아래와 같은 ‘케이크용 포장케이스’ 디자인을 2009년 7월 9일 출원하여 등록하였다. 파OOO뜨가 경쟁 브랜드인 뚜OO르와 디자인권으로 분쟁이 발생하였다. 뚜OO르를 운영하는 'C' 주식회사의 케이크용 포장 케이스가 이 등록디자인과 유사하다는 이유로, 주식회사 파OOO상은 'C' 주식회사를 상대로 2009년 11월 27일 권리범위확인심판(확인대상디자인이 자신의 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 청구하는 심판)을 청구하였다(2009당2880). 이에 'C' 주식회사는 이 등록디자인을 무효로 해달라는 심판을 2010년 3월 12일에 청구하여 반격에 나섰다(2010당596).

분쟁 이미지

주식회사 파OOO상은 위의 등록디자인뿐만 아니라 유사디자인 제도(현재는 ‘관련디자인’으로 제도가 변경됨)를 이용하여 등록디자인과 유사한 디자인 4개를 추가 등록하였다. 주식회사 파OOO상은 기본 디자인이 변형되어 사용될 것에 대비하여, 여러 유사한 디자인을 등록해둠으로써 디자인권의 유사범위를 미리 확인해둔 셈이다. 이러한 조치는 중요한 디자인에 대해 비용을 투자하여 확실한 권리행사를 가능케 한다.  'C' 주식회사 입장에서 생각하면, 5개의 디자인권으로 자신을 공격하고 있으니 그 심리적 부담감은 상당했을 것이다.

 
파바디자인
프롤로그 02

 'C' 주식회사는 이 위기를 모면할 수 있는 권리의 하자를 찾아내고 등록디자인을 무효로 해달라는 심판을 청구하면서 반격에 나섰다. 이 등록디자인의 출원일 전에 네이버 블로그에 이미 디자인이 게재되어 있었던 것이다. 디자인을 등록시켜달라고 출원하기 전에 이미 세상에 알려진 디자인은 새로운 디자인이 아니기 때문에, 디자인이 등록되었더라도 무효로 되어야 한다고 주장할 수 있다.


흐름도
이 등록디자인의 출원일은 2009년 7월 9일인데, 2009년 7월 4일과 2009년 7월 6일 네이버 블로그에 등록디자인이 게재되었다. 이러한 'C' 주식회사의 주장에 대하여 주식회사 파OOO상은 아무런 답변을 제출하지 않았고, 이 등록디자인은 무효로 확정되었다. 결국 주식회사 파OOO상이 독특한 포장 케이스가 적용된 치즈 케이크 제품을 ‘디자인 출원을 제출하기 전’에  판매하였기 때문에 등록디자인이 무효가 되었다.

 
공지 이미지
프롤로그 03
 자신이 창작한 디자인을 적용하여 제품을 판매했다는 이유로 자신의 등록디자인이 무효로 된다는 것은 선뜻 이해하기 어렵다. 오히려 디자인을 개발하고 이를 세상에 널리 알렸으니 어떤 권리를 가져야 하지 않을까? 그러나 다른 사람의 입장에서는 정반대의 논리가 가능하다. ‘이미 세상에 널리 알려져서 더 이상 새로운 디자인이 아니므로, 공지된 디자인에 대해서 누구도 권리를 가질 수 없다’고 생각할 것이다.

이러한 입장 차이를 조화시킬 수 있는 방법, 즉 디자인을 보호하면서도 다른 사람의 기대 이익과 예측 가능성을 조화시키는 절충안이 있는데, 이를 ‘신규성 상실의 예외’라고 한다. ‘신규성 상실의 예외’란 나라마다 상이하지만 디자인을 공지한 날로부터 6개월 또는 1년 내에 디자인을 출원하면 문제 삼지 않겠다는 제도이다. 보통 6개월 또는 1년의 기간을 유예기간(grace period)이라고 한다. 공지행위를 한 창작자나 회사도 유예기간 내에 디자인을 출원하면 보호받을 수 있고, 다른 사람도 유예기간 때문에 예측 가능성을 확보하게 된다.

디자인을 출원하기 전에 이미 공지한 디자인은 새로운 디자인이 아니므로 등록받을 수 없지만, 디자인 창작자에게 너무 가혹하므로 일정한 예외를 둔 것이다.

더 많은 정보

 주식회사 파OOO상이 디자인을 출원한 2009년 당시에는 ‘디자인을 출원할 때’ 이러한 공지행위가 있었다는 것을 표시하여 특허청에 제출해야 했다. ‘신규성 상실의 예외’는 말 그대로 예외적으로 인정되는 제도이므로, 엄격한 절차적 요건으로 규율하고 있었다. 만일 창작자나 출원인이 공지행위가 문제된다는 것을 인식하지 못한다면, 디자인을 출원할 때 ‘신규성 상실의 예외’를 표시하지 못하여 구제받기 어렵게 된다. 주식회사 파OOO상은 실수로 디자인을 출원할 때 이러한 절차를 지키지 않아 등록디자인이 무효로 된 것 같다.

2009년과는 달리, 현재의 디자인보호법은 반드시 ‘디자인을 출원할 때’ 신규성 상실의 예외를 주장할 필요가 없다. 이러한 변화는 디자인권자를 더 강력히 보호하기 위한 것이다. 추후에 분쟁이 생기거나 어떤 문제가 발견될 때 ‘신규성 상실의 예외’를 주장하면 될 뿐이다. 하지만 해외에 디자인 출원을 해야 할 상황이라면 얘기가 달라진다. 일본이나 중국의 경우 디자인을 출원할 때 신규성 상실의 예외를 반드시 주장하도록 하고 있다. 실무적으로 한국에서 디자인을 출원할 때 디자인의 공지 여부를 확인해야 하며, 신규성 상실의 예외를 주장하는 것이 어떤 불이익도 되지 않는다. 해외 디자인 출원이 예정된 경우라면, 한국에서 디자인을 출원할 때부터 신규성 상실의 예외를 주장하고 증명서류를 제출하는 것이 현실적으로 바람직하다.

 
마무리
 결론적으로, ‘신규성 상실의 예외’의 규정은 ‘예외’적으로 인정되는 제도일 뿐이며, 복잡한 법률적 문제를 발생시키므로 어쩔 수 없는 상황에서 이용되어야 한다. 이제까지 살펴본 것처럼, 제품을 출시 또는 홍보하기 전에 디자인을 출원하는 것이 가장 바람직하다. 이러한 순서를 지켜야 가장 마음이 편하다. 따라서 제품을 출시하기 전에 디자인권으로 제품을 보호할 것인지 여부를 검토하고 해외에도 지식재산권을 확보할 것인지 경영 상황에 따라 미리 판단해야 한다. 디자인을 출원하기로 결정했다면 부분디자인 또는 관련디자인 등 어떤 제도를 이용할 것인지 고민하고 미투(Me-Too) 제품을 방지하기 위한 최선의 방안을 찾아야 한다.



* 본 콘텐츠는 외부필자에 의해 작성된 것으로, 특허청 및 디자인맵의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

출처 : 디자인맵 IP포커스 -  IP분쟁사례(디자인분쟁사례)

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