글 / 심 지 섭 변호사 (한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원)

이 사건은 약제를 흡인하는 용도로 사용되는 흡입기의 디자인에 관한 것으로 디자인 등록 과정에서 선행 디자인과의 유사성이 문제가 된 사건이다. 이 사건에서 문제 된 두 디자인은 흡입기의 기본적·기능적 형태가 거의 동일하였고, 물품 전체에 비해선 근소한 범위에 불과한 구체적 구성 태양만이 상이했는데 이러한 공통점과 차이점에 관해서 각각의 수요자의 주의를 끄는 정도에 관한 평가를 어떻게 해야 하는지가 쟁점이 된 사안이다.





이 사건 원고는 테바 UK 리미티드(Teva UK Limited)로 영국 소재의 제약회사다. 원고는 2014년 4월 7일 아래와 같은 의장(이하 ‘이 사건 의장’)의 등록 출원을 하였다.
 

의장에 관한 물품 : 흡입기 / 이 사건 의장의 태양 : 아래 도면

위 등록 출원에 대해 원고는 2015년 5월 18일부로 거절사정을 받아 이에 대한 불복 심판을 청구하였다. 특허청은 이를 기각하였는데 그 이유는 이 사건 의장은 출원전에 특허공보 2007-289716호 공보에 게재된 아래의 도면에 따라 표시된 의장 (이하 ‘인용의장’)과 유사한 의장이므로 일본 의장법 제3조 제1항 제3호에 해당하여 의장등록을 할 수 없다는 것이 이유였다.

특허청은 이 사건 의장과 인용 의장에 관하여 두 의장은 전체적인 기초적 구성 태양에 있어서 공통되고, 각 부분의 구체적인 구성 태양에 있어서도 마우스피스부의 상위점, 마우스피스 커버부의 상위점을 제외한 부분에 있어선 공통적인데, 이러한 공통점은 물품 전체의 형태에 관한 점으로 가장 중요한 의장적 요부라 할 수 있고, 흡입기의 분야에 있어서 흔한 형태란 것이 없는 사정을 고려하면 이러한 공통점이 두 의장의 유사 판단에 미치는 영향은 극히 크다고 하였다. 이에 비해 두 의장의 유사판단에 미치는 영향은 한정적인 것이므로 이 사건 의장과 인용 의장은 일본 의장법 제3조 제1항 제3호의 유사한 의장이라 판단하였다.

이에 대하여 원고는 원심결이 이 사건 두 의장의 공통점 및 상위점에 관한 평가를 그르쳐 유사 판단에 잘못한 오류가 있다며 지적재산고등재판소에 원심결을 취소하는 소를 제기하였다.



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