디자인 특허청구항을 해석함에 있어서 기능적인 구성요소를 제외할 수 없다고 판시한 미국 연방순회항소법원
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글 / 이 주 환 박사 (한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원)
본 사건의 쟁점은 기능적인 구성요소(functional element)를 포함하는 디자인특허청구항을 해석함에 있어서, 기능적인 구성요소를 제외하고 해석할것인지, 아니면 기능적인 구성요소를 포함하여 전체적으로 해석할 것인지의 여부이다.
Coleman社는 개인용 구명동의(personal flotation devices) 제품을 포함한 아웃도어 스포츠용 제품을 생산, 판매하는 기업이다. Coleman社는 714 디자인특허를 보유하고 있고, 714 디자인특허의 외관은 아래의 그림과 같다.714 디자인 특허는 몸통 부분(torso piece)에 연결되어 있는 두 개의 밴드(two arm bands)를 가지고 있는 개인용 구명동의 제품에 관한 것이다. 특히 714 디자인 특허는 개인용 구명동의의 몸통 부분에서 등 부분이 평평하고, 몸통 부분의 양 옆면 쪽에 부착되어 있는 연결 스트랩(connecting strap) 쪽으로 가늘어지는(tapering) 특징을 가지고 있다. 한편 Sport Dimension社는 스포츠용 장비와 의류를 판매하는 기업으로, 특히 개인용 구명동의인 “Body Glove” 제품을 포함하여 수중스포츠와 관련이 있는 제품을 생산, 판매하고 있다. Sport Dimension社가 생산, 판매하고 있는 Model 25 “Body Glove” 제품의 외관은 아래의 그림과 같다. 양 디자인의 공통점은
몸통 부분에 양쪽으로 두 개의 암 밴드(arm band)가 있는 것이지만, 양 디자인의 차이점은 Sport Dimension社의 제품 디자인은 Coleman社의 특허받은 디자인과는 달리 착용자의 어깨 방향으로 조끼(vest) 형태를 이루고 있다. Sport Dimension社는 California 주 중부지구 지방법원에 자신의 714 디자인 특허의 비침해 확인판결(declaratory judgment)을 구하였다. 지방법원은 당해 디자인 특허청 구항을 해석함에 있어서 “왼쪽과 오른쪽의 암 밴드(left and right arm band) 부분”과 “몸통 부분에서 양 끝단 쪽으로 가늘어지는(side torso tapering) 부분”은 장식적인 부분이 아니라 기능적인 부분이라는 이유로 제외하였다. 지방법원은 이러한 해석 방법에 근거하여 714 디자인 특허의 비침해 판결을 선고하였고, Coleman社는 항소하였다.
우선 연방순회항소법원은
ⅰ) 디자인 특허의 경우에는 실용특허(utility patent)와는 달리 언어로 기술된 명세서보다는 그림(illustrations)에 의해서 그 내용이 더 잘 표현될 수 있고,
ⅱ) 지방법원이 디자인 특허의 보호 범위를 해석함에 있어서, 디자인 특허의 특징이 장식적인(ornamental) 것인지 아니면, 순수하게 기능적인(purely functional) 것인지를 구분하게 하였으며,
ⅲ) 디자인 특허가 기능적인 구성요소(functional element)와 장식적인 구성요소(ornamental element)를 모두 포함하고 있는 경우에는, 디자인 특허의 보호 범위는 장식적인 부분(ornamental aspects)으로 한정되어야 한다고 언급하였다.
특히 연방순회항소법원은 자신의 선례로서 1997년에 선고된 OddzON 판결, 2010년에 선고된 Richardson 판결, 2015년에 선고된 Ethicon 판결을 인용하면서, 이 판결들은 디자인 특허의 보호 범위를 해석함에 있어서 기능적인 특징(functional features)을 가지는 구성요소와 장식적인 특징(ornamental features)을 가지는 구성요소를 구분하면서, 장식적인 특징을 가지는 구성요소가 기능적인 목적(functional purpose)에 기여한다고 하더라도, 이를 배제하지는 않았다는 것을 강조하였다.
첫째, 연방순회항소법원은
① OddzON 판결은 로켓 모양 축구공(rocket-shaped football)의 디자인 특허에 대한 것으로, 당해 디자인 특허는 날아가는 축구공의 안정성을 증가시키기 위한 목적으로 커다란 꼬리(large tail)를 축구공에 부착한 것을 특징으로 하는데, 이 커다란 꼬리가 당해 디자인 특허의 특징에 해당하는 로켓 모양의 외관(rocket-like appearance)을 창출하였고,
② 지방 법원이 당해 디자인 특허청 구항을 해석함에 있어서 기능적인 부분(functional aspects)과 장식적인 부분(ornamental aspects)을 구분하여, 꼬리 부분은 기능적인 부분에 해당하지만, 동시에 로켓 모양의 전체적인 외관을 창출하는 장식적인 부분에도 해당한다는 이유로, 당해 디자인 특허의 보호 범위를 로켓 모양의 공에 대한 일반적인 디자인(general design)으로 넓게 판결하지 않고, 전체 디자인의 장식적이고 시각적인 인상(overall ornamental visual impression)으로 한정하여 판결한 것에 동의하였다고 언급하였다.
둘째, 연방순회항소법원은
ⅰ) Richardson 판결은 망치(hammer), 쇠지렛대(crowbar), 징박힌 등산용 장비(stud climbing tool)를 포함하는 다용도 장비(multi-function tool)의 디자인 특허에 대한 것으로, 망치의 평평한 머리, 쇠지렛대의 길쭉한 모양, 징박힌 등산용 장비의 턱과 같은 모양에 대한 기본적인 디자인은 각각 기능적인 목적(functional purpose)에 의하여 결정되지만, 그럼에도 불구하고 이들 디자인에는 장식적인 부분(ornamental aspects)이 포함되어 있으며,
ⅱ) 지방법원이 당해 디자인 특허의 보호 범위에는 당해 디자인 특허의 장식적인 부분이 포함된다고 판단하면서, 당해 디자인 특허의 보호 범위를 기능적인 구성요소가 가지는 장식적인 부분으로 한정하여 판결한 것에 동의하였다고 언급하였다.
셋째, 연방순회항소법원은
① Ethicon 판결은 외과수술기기(surgical instrument)의 디자인 특허에 대한 것으로, 지방법원은 외과수술기기의 구성요소인 열린 방아쇠(open trigger), 토크 손잡이(torque knob), 활성 버튼(activation button)은 기능적인 부분에 해당하기 때문에, 당해 디자인 특허의 보호 범위가 존재하지 않는다고 판결하였는데,
② 이들 세 구성요소들이 기능적인 부분에 해당한다는 것에는 동의하였지만, 지방법원이 당해 디자인 특허 청구항을 해석함에 있어서, 이들 구성요소들이 기능성인 부분에 해당한다는 이유로 완전히 배제하였기 때문에, 지방법원의 당해 디자인 특허의 보호 범위에 대한 판결을 파기하였다고 언급하였다.
이어서 연방순회항소법원은 이러한 선례들에 근거하면, 이 사건에서 지방법원이 당해 디자인 특허 청구항을 해석함에 있어서 왼쪽과 오른쪽의 암밴드(left and right arm band) 부분과 몸통 부분에서 양 끝단 쪽으로 가늘어지는(side torso tapering) 부분을 제외한 것은 디자인 특허청 구항의 해석 방법에 대한 자신의 원칙과 배치된다고 판시하였고, 다만 지방법원이 양 부분은 기능적인 목적(functional purpose)에 기여한다고 판결한 것에는 동의한다고 언급하였다.
최종적으로 연방순회항소법원은
ⅰ) 디자인 특허는 개별적인 구성요소의 집합(aggregation of separable elements)을 보호하는 것이 아니라, 디자인이 가지는 전체적인 장식성(overall ornamentation of a design)을 보호하는 것임에도 불구하고,
ⅱ) 지방법원이 당해 디자인 특허청 구항을 해석하면서 당해 디자인 특허의 구성요소인 왼쪽과 오른쪽의 암 밴드 부분과 몸통 부분에서 양 끝단 쪽으로 가늘어지는 부분을 제외함으로써, 전체적인 장식성(overall ornamentation)을 형성하는 청구항을 개별적인 구성요소(individual element)로 이루어진 청구항으로 전환하여 해석하였기 때문에, 이러한 해석 방법은 적절하지 않고,
ⅲ) 이 사건에서 Coleman社의 개인용 구명동의 디자인은 내부를 통하여 서로 연결된 세 개의 직사각형 모양으로 이루어져 있기 때문에 장식성(ornamentation)은 아주 작고, 또한 왼쪽과 오른쪽의 암 밴드 부분과 몸통 부분에서 양 끝단 쪽으로 가늘어지는 부분은 기능적인 목적(functional purpose)에 기여하기 때문에, 당해 디자인 특허의 침해 여부를 판단함에 있어서는 이들 구성요소들이 가지는 특정의 디자인(particular design)에 초점을 둘 것이 아니라, 이들 구성요소들이 디자인의 전체적인 장식성(overall ornamentation)에 기여하는(contribute) 정도에 초점을 두어야 하며,
ⅵ) 결국 714 디자인 특허는 다수의 기능적인 구성요소(many functional elements)를 보유하고 있지만, 이에 비하여 작은 장식성(minimal ornamentation)을 가지고 있기 때문에, 결과적으로 714 디자인 특허의 보호 범위는 협소하다(narrow)는 것을 강조하였다.
글 / 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 이 주 환 박사
편집 / 디자인맵 편집부
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