- 특허‧영업비밀 관리 및 분쟁 대응방안 소개 -
- 법인 설립 및 운영에 관한 주의사항 안내-
□ 행사 개요
ㅇ 행사명: 특허‧영업비밀 관리 및 법인 설립‧운영 세미나
ㅇ 일시: 2018. 11. 1. (목) 9:00am – 12:30pm
ㅇ 장소: Convene, 101 Park Avenue, New York, NY 101782
ㅇ 내용: 미국 특허법과 영업 기밀법에 대한 개요 및 지식재산 관리 전략 안내, 법인 설립 옵션, 등록 절차, 법인 운영 전반에 걸친 이슈 소개
ㅇ 협력기관: KOCHAM (미한국상공회의소)
ㅇ 참석자: 미국 진출 중소/중견기업 및 관련 종사자 33명
ㅇ 연사 소개
- 김공식 변호사: 종합로펌 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky, and Popeo, P.C.의 보스턴 오피스 소속 변호사, 지난 17년 간 특허 출원 실무, 특허‧상표‧저작권 포트폴리오 관리 및 전략 수립 자문, 지식재산 수익화 사업 및 라이선싱 거래 협상 업무, 특허 침해 소송 및 영업비밀 도용 소송 업무 등 수행
- 정욱 변호사: 종합로펌 Montgomery McCracken Walker & Rhoads, LLP의 뉴욕 오피스 소속 변호사, 회사법, 인사‧노무법, 계약법, 국제물류‧해운, 각종 규제 관련 전문가, 법인 설립, 기업 거래, 계약 협상, 준법경영 및 위험관리 전략, 제조물 책임소송, 집단소송 부문에 10년 이상의 경력 보유
행사 프로그램
| 시간 | 발표내용 | 연사 |
| 9:00am-9:15am | Registration 및 조식 |
| 9:15am-9:20am | Introduction | KOTRA 뉴욕 IP-DESK 최보성 과장 |
| 9:20am-10:45am | (Presentation ①) 특허·영업비밀 관리 및 분쟁대응방안 | Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky, and Popeo, P.C. 김공식 변호사 |
| 10:45am-10:55am | Coffee Break |
| 10:55am-12:30pm | (Presentation ②) 신규 법인·자회사 설립 및 관련 법적 이슈 | Montgomery McCracken Walker & Rhoads LLP 정욱 변호사 |
□ 특허‧영업비밀 관리 및 분쟁대응방안 발표 내용
ㅇ 특허법 개요
- 특허 허용대상 및 발부요건, 존속기간 안내
- 시나리오 별 특허 발부 가능성 설명
- 특허 발부 성공률을 높이기 및 비즈니스 도구로 활용하기 위한 전략 소개
종류별 특허 발부요건
| 1. 실용특허 a. 특허받을 수 있는 대상일 것 – 즉, 공정 (processes), 기계 (machines), 제조품 (articles of manufacture), 조성물 (compositions of matter), 또는 이들에 대한 개량 (improvements)일 것 b. 유용할 것 (useful) c. 새롭고 (novel), 자명하지 않을 것 (non-obvious) 2. 디자인특허 요건 a. 제조품 (article of manufacture)의 디자인을 다룰 것 b. 독창적일 것 (original) c. 장식적인 (ornamental) 목적을 가질 것 d. 새롭고 (new), 자명하지 않을 것 (non-obvious) 3. 식물특허 요건 a. 무성생식 (asexually reproduced) 하며 구근으로 영양번식 하지 않는(non-tuber-propagated) 개량된 식물품종을 다룰 것 b. 새롭고 (new), 자명하지 않을 것 (non-obvious) |
ㅇ 영업비밀법 개요
- 미국 연방법원은 '그 보유자가 고용인 등과 비밀협정을 체결하고 방어벽, 금고보관, 암호화, 다른 은닉 등의 방법을 통해 외부인으로부터 정보를 숨김으로써 비밀로 하고자 하는 정보'를 영업비밀로 판단
- 시나리오 별 영업비밀 주장 성립 가능성 및 영업비밀 도용 주장 성립 가능성 안내
영업비밀 판단 시 고려 사항
| • 회사 외부에 그 정보가 알려져 있는 정도 • 회사 내부의 고용인 등이 그 정보를 알고 있는 정도 • 그 정보의 비밀을 지키기 위해 그 회사가 택한 수단의 정도 • 그 회사와 경쟁업체에 있어 그 정보의 가치 • 그 정보를 발전시키는데 있어 그 회사가 투자한 노력이나 비용의 양 • 타인이 그 정보를 제대로 획득하거나 복제하는 것의 난이도 |
자료원: 한국지식재산연구원
ㅇ 특허 및 영업비밀 분쟁 대응
- 대표적 분쟁해결 기관: ① 연방법원 (특허), ② 국제무역위원회(특허), ③ 연방/주법원(영업비밀)
- 특허 피침해 시 활용 가능한 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission)의 조사절차제도 소개
- 특허 침해 주장에 대한 항변 논거: ① 특허 비침해, ② 특허 무효, ③ 특허권 행사 불가능(unenforceable), ④ 권리해태(laches), ⑤ 정당한 실시권 보유, ⑥ 소 제기 자격 없음(lack of standing), ⑦ 권리 항변
- 특허 침해 경고장 수령 시 대응 방안: ① 해당 특허에 대한 법률의견(비침해, 특허 무효), ② 설계 변경, ③ 경고장 답신, ④ 소송 내 반소/항변, ⑤ 특허무효소송(연방법원), ⑥ 특허무효심판(특허심판원)
- 영업비밀 도용 주장에 대한 항변 논거: ① 영업비밀 도용한 사실 없음, ② 영업비밀 성립 불능, ③ 권리해태, ④ 소 제기 자격 없음
- 일반적인 특허/영업비밀 소송 진행과정 및 타임라인 안내
- 소송 단계 별 발생하는 대략적인 비용 안내
ㅇ 한국기업들이 연루된 특허 침해/영업비밀 도용 소송 사례 분석
- 소송 쟁점, 사건의 경과 및 특이점, 최종 결과 등 소개
* Adaptive Headlamp v. Hyundai Motor
* DR Systems, Inc. v. Avreo, Inc.
* Chosun Univ. v. EMD Millipore Corporation
* Ace Bed Co., Ltd. v. Sealy Technology LLC
* Green Cross Corporation v. Nektar Therapeutics
김공식 변호사의 발표 장면
□ 신규 법인‧자회사 설립 및 관련 법적 이슈 발표 내용
ㅇ 법인 설립‧운영 환경에 있어 한국과 미국 간의 근본적인 차이가 존재
- 미국은 한국보다 자본의 이동이 보다 자유로운 편
- 정욱 변호사에 따르면, 미국발 송금/외환거래 신고의무가 없으나(tax / bank reporting 예외) OFAC(Office of Foreign Assets Control) 관련 법/규제/제재에 주의해야 함.
- 포괄적인 연방/행정/주법의 해석(예: 은행구좌 개설 사업 등록)에 주의해야 하며 특별한 등록 없이도 일반합자회사(General Partnership)의 운영이 가능
- 연방/주/시 특별한 신고 등의 의무 부담 없음. 단, CIFIUS (Committee on Foreign Investment In US) 관련 법/규제/제재 관련 주의가 필요
- 주마다 법인 설립 및 운영에 관한 요건이 상이함.
* 예: 캘리포니아주/펜실베니아주/미시건주는 정관 요구조건 없음.
ㅇ 미국 법인 설립 옵션과 등록 방법
- 파트너쉽, 주식회사(C Corporation), 소규모회사(S Corporation), 유한책임회사(LLC) 각각의 장단점 소개
- 구체적인 사업 상황 별 적합한 법인 형태 안내
- 지사(branch office) 와 미국 현지 법인 각각의 특성 소개 및 법인 설립할 주 선택 시 고려사항, 뉴욕주/뉴저지주/델라웨어주/와이오밍 주 별 대표적인 장단점 소개
ㅇ 법인 운영‧관리 이슈
- 직원 고용/해고 시 의무사항 및 권고사항, Exempt v. Non-exempt 직책의 분류, 휴가와 PTO(Paid Time Off), 직원 핸드북 및 직원 복지 관련 뉴욕주와 캘리포니아주 동향 안내
- 회사 운영에 있어 기록 유지‧보관의 의무와 지주회사에 종속된 자회사 운영 시 유의사항 설명
- 직원 수에 따른 주 별 규제사항, 회사명/DBA 등록, 각종 책임보험, 미수금 회수 문제와 대응방안 및 랜섬웨어 등 정보보안 위험 대응 방안 소개
정욱 변호사의 발표장면
□ 시사점
ㅇ 특허 및 영업비밀의 차이, 특허 발부요건 등을 파악함으로써 기업과 제품/서비스 특성에 가장 적합한 지식재산권 보호 전략을 수립이 필요함.
ㅇ 지식재산권 관련 분쟁 발생 시 연방법원, 국제무역위원회, 연방/주법원 등 분쟁해결 기관을 통해 해결 방안을 모색 할 수 있음.
- 특허 침해 경고장 수령 시 해당 특허에 대한 법률의견 제시, 설계 변경, 경고장 답신 등 적절한 대응이 필요함
ㅇ 미국 내 다양한 법인의 형태와 각각의 장단점 파악을 통해 적합한 형태의 법인 형태를 결정 할 수 있음
- 법인 설립 및 운영과 관련한 사항은 주정부에서 관리해 주 별로 상이하므로 가장 유리한 주에서 법인을 설립하는 것이 좋으며 주 별로 다른 규제가 적용됨을 주의해야 함
ㅇ 미국 내 기업 운영에서 노동법 관련 사항은 준수하지 않았을 경우 기업에 큰 타격으로 돌아올 수 있으므로, 정확한 내용 파악 및 준수를 위한 준비가 요구됨.
자료원: 코트라 뉴욕 무역관, 한국 지식재산연구원
