지난 11월 19일, 한국 특허청과 KOTRA 로스앤젤레스 IP-DESK는 한국과 미국의 우리 기업들에게 최근의 지식재산권 관련 이슈에 대한 유용한 정보를 제공하는 ‘제11회 지식재산 전략 세미나’를 성황리에 개최했다. 팬데믹이라는 시기적인 한계로 인해 웨비나로 진행된 이번 행사에서는, 최근 우리 생활의 일부가 되어버린 ‘온라인 상거래’ 분야에서 기업들이 알아둘 지식재산권 문제들에 대해 심도 있게 다루었다. 한국 및 미국 타지역에서 참여해 시간과 거리의 한계를 뛰어넘으며 열정적인 강연을 펼친 지식재산 전문가들의 이야기를 다시 한번 짚어 본다.

제11회 KOTRA LA IP-DESK 지식재산 전략 세미나 진행 모습

자료: KOTRA 로스앤젤레스 무역관 직접 촬영

한국에서 바라본 미국 지재권 소송의 특징과 유의점 (김영기 판사)

세미나의 첫 번째 순서로는 서울중앙지방법원 지식재산전담부의 김영기 판사가 한미 양국의 지식재산권 개념에 대한 비교 및 미국 지재권 소송의 종류와 절차에 대해 상세하게 살펴보는 시간을 가졌다.

우선, 비슷하면서도 다소 차이가 있는 한국과 미국의 ‘지식재산권(이하 지재권)’ 종류에 대해 비교해본다. 한국의 경우, 지재권을 크게 △특허(발명), △실용신안(고안), △품종보호(식물 신품종 육성), △디자인, △상표, △저작권의 6가지 분야로 구분한다. 또한 이 6가지 분야에는 ‘특허법’, ‘실용신안법’, ‘식물신품종 보호법’, ‘디자인보호법’, ‘상표법’, ‘저작권법’ 등 각각의 보호법이 별도로 존재한다. 이러한 지재권의 등록은 각 보호법 내의 시행규칙에 의거하며, 각 지재권의 소송 또한 각 법의 증거 관련 절차 규정과 민사소송법을 통해 이루어지는 것이 특징이다. 한편, 미국의 경우에는 한국의 특허·실용신안·품종보호·디자인의 4가지 분야를 모두 하나의 개념인 ‘Patent(특허)’로 본다는 점에 차이가 있다. 즉, 미국의 지재권 개념은 크게 △특허(Utility, Plant, Design), △상표(Trademark), △저작권(Copyright)의 3가지로 구분되며, 각 분야는 ‘연방 특허법’, ‘연방 상표법’, ‘연방 저작권법’의 보호를 받는다. 또한 모든 지재권 등록은 미국 연방 규정집의 시행규칙인 ‘37 CFR(Code of Federal Regulations)’에 따라 진행되며, 소송의 경우에도 연방 민사소송 규칙인 ‘FRCP(Federal Rules of Civil Procedure)’의 적용을 받는다.

그렇다면 한국과 미국에서 특허나 상표를 등록하고자 할 경우, 그 절차는 어떻게 다를까? 한국의 특허·상표 등록과 재심 절차는 특허청, 특허심판원, 대법원의 순서로 진행되는 한편, 미국에서는 특허청(U.S. Patent and Trademark Office, 이하 USPTO), 행정부 소속의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 PTAB), 연방순회법원(Federal Circuit) 및 대법원(Supreme Court)을 거쳐 이루어진다. 다만 미국의 경우 특허(Patent) 재심의 경우 대법원으로 가기 전 ‘버지니아 연방지방법원(Eastern District of Virginia)’을 거칠 수 있으며, 상표(Trademark) 재심의 경우 ‘연방지방법원(District Court)의 구역별 순회법원(Regional Circuit)’을 거칠 수 있다는 것에 차이가 있다. 특허·상표 침해를 구제받는 절차도 비슷한데, 한국의 경우 전국 6개의 지방법원, 특허법원, 대법원의 순서로 소송이 진행되며, 미국에서는 ‘특허’의 경우 연방지방법원, 연방순회법원, 대법원의 순서로 진행된다. 다만 ‘상표’의 경우는 연방지방법원이 아닌 주별 지방법원(State Court), 구역별 순회법원, 대법원의 순서를 거치며, 주별 지방법원에서 1~3심을 거친 뒤 대법원으로 올라가는 경우도 있다. 특허·상표 침해는 법원을 통해서 뿐만 아니라 한국의 ‘무역위원회’나 미국의 ‘국제무역위원회(International Trade Commission)’를 통해서도 구제받을 수 있다는 점도 참고하면 좋다.

미국 지재권 소송의 5가지 특징에 대해 조금 더 자세히 살펴보자면, 첫째로 증거 및 정보 개시를 뜻하는 ‘디스커버리(Discovery)’를 꼽을 수 있다. 미국 지재권 소송에서는 서면 질의, 문서 및 물건의 제출 요구/출입 허가 요구, 증언 녹취, 사실인정요구 등 일반적인 신청에 의한 증거 개시(Discovery)뿐만 아니라 강제적 정보 공개(Required disclosure) 또한 요구되기 때문에 모든 증거와 정보들을 테이블 위에 꺼내놓을 수밖에 없다는 것이 큰 특징이다. 두 번째는 ‘배심원 재판(Jury Trial)’이다. 비전문가(Layperson)에 의한 배심 재판을 받을 권리는 헌법에서 보장하는 권리 중 하나로서, 법관에 의한 재판(Bench Trial)에 비해 소송에서의 ‘설득’이 매우 중요하다는 것이 포인트다. 실제로 2012~2017년 미국 전체 특허침해 사건 중 배심 재판의 비중이 약 77%에 이른 바 있어, 특허침해 소송에서 배심 재판의 선호도가 매우 높다는 것을 알 수 있다. 셋째는 ‘가중 배상’인데, 침해의 의도성·침해자의 태도·침해 회복 노력 등의 9가지 요소에 의해 특허침해 배상액을 최대 3배까지 가중시킬 수 있다. 특히 2016년의 소위 Halo vs. Pulse 사건 판결 이후 가중 배상을 위한 요건이 완화되면서, 악의적인 침해로 판단된 경우 가중 배상의 인정 비율이 약 20% 늘어났다는 점을 참고할 수 있다. 네 번째는 ‘변호사 상담 보호’로, 특허침해 소송에서 의뢰인이 변호사와 교환한 모든 유형의 의사소통은 재판 과정에서 현출을 강요할 수 없도록 보호받는다는 특징이다. 마지막 특징은 ‘철저한 변론주의’이다. 미국에서는 법원의 주요한 역할이 ‘Rule의 제공자’ 및 ‘철저한 중립적 심판자’로 인식된다. 따라서 적극적인 증거 제시를 통해 소송을 주도하며 책임져야 하는 것은 법원이 아닌 소송 당사자이며, 당사자가 보호나 구제를 받지 못한다고 해도 어쩔 수 없다는 것이 미국 법원의 태도라는 점을 알아둘 필요가 있다.

김영기 판사는 우리 기업들이 지재권 소송에서 유념해야 할 3가지 시사점에 대해 강조하며 강연을 마무리했다. 우선 ‘아는 것이 힘’으로, 전체적인 지재권의 개념과 소송 절차 등에 대해 어느 정도 파악하고 있는 것이 순간적인 의사결정에 분명히 도움이 될 것이라 언급했다. 둘째는 분쟁의 사전 예방이다. 일단 지재권 소송이 진행되면 곧 엄청난 비용으로 이어지기 때문에 기업들은 배보다 배꼽이 더 큰 상황을 겪을 수 있다. 따라서 비용이 들더라도 특허나 상표 등록 등을 적극적으로 진행하여 분쟁을 사전에 예방하는 것이 매우 중요하겠다. 마지막으로는 법률 전문가의 적극적인 활용으로, 특히 매우 중립적인 미국 법원의 특성상 당사자 측에서 분쟁 해결을 주도해야 하므로 법률 전문가의 도움을 받는 것이 가장 현명한 문제 해결 방법이 될 수 있겠다.

Amazon 입점 및 지재권 정책 (한동민 매니저)

두 번째 강연에서는 이커머스 업계의 선두주자인 Amazon의 ‘입점 및 지재권 정책’에 대한 강연이 이어졌다. 강연은 Amazon Korea의 한동민 매니저가 맡았으며, Amazon에 입점한 셀러(Seller)의 입장에서 ‘Brand Registry’ 기능을 통해 어떻게 브랜드 인지도와 매출을 상승시키고 자신의 브랜드를 효과적으로 보호할 수 있는지에 대해 상세히 설명했다.

창립 초기에는 단지 도서와 음반만을 판매하는 웹사이트였던 Amazon은 점차 성장해 이제는 세상의 모든 것을 판매하는 ‘Everything Store’로 발전한 바 있다. 고객들의 Amazon 이용 시간은 지난 2년간 약 165% 증가했으며, 꼭 필요한 제품이 없더라도 새로운 제품을 발견하고자 하는 ‘윈도우 쇼핑’ 고객 또한 눈에 띄게 증가했다. 따라서 Amazon은 브랜드 인지도가 없는 소규모 셀러들이 소비자에게 새롭게 접근할 수 있는 최적의 플랫폼으로 손꼽히는 것이다. Amazon에서는 셀러들이 고객과의 접점을 늘리는 동시에 자사 브랜드를 보호할 수 있도록 돕는 ‘Brand Registry’ 기능을 제공하는데, 이 Brand Registry란 해당 국가에서 등록된 유효 상표(Active registered trademark)를 가진 브랜드가 신청할 수 있는 Amazon만의 브랜드 구축 도구라고 볼 수 있다. Brand Registry에 등록한 브랜드는 Amazon만의 4단계 판매 전략인 ‘Build-Grow-Optimize-Protect’의 과정에서 다양한 추가 브랜딩 솔루션들을 활용할 수 있게 되는데, 어떤 브랜딩 솔루션들을 통해 브랜드를 구축하고 보호할 수 있는지 상세히 살펴본다.

4단계 판매 전략 중 첫 번째는, Amazon에서 판매할 상품의 상세 페이지를 구성하는 ‘Build(만들기)’ 단계다. 이는 기본적으로 상품 이미지, 타이틀, 간략한 설명과 상세 정보로 이루어지지만, Brand Registry를 등록한 셀러라면 그 외에도 제품 비디오와 해당 브랜드만의 A+ 콘텐츠까지도 추가할 수 있다. 또한, ‘Amazon Store’라고 불리는 해당 브랜드만의 스토어를 구축할 수 있게 된다. 두 번째는, 판매를 시작한 본인의 브랜드와 상품을 성장시키는 ‘Grow(성장시키기)’ 단계이다. Amazon에서는 기본적으로 상품의 고객 노출 빈도를 높일 수 있는 ‘Sponsored Product’ 기능을 제공하지만, Brand Registry 등록 셀러는 이 외에도 검색 결과 최상단에 해당 브랜드 배너를 노출시키는 ‘Sponsored Brand’, 소스별 고객 트래픽·판매량 등 각종 통계 데이터를 확인할 수 있는 ‘Store Insight’, 실시간 스트리밍으로 상품 노출이 가능한 ‘Amazon Live’의 추가 솔루션을 이용할 수 있다. 세 번째 판매 전략은 본인 브랜드의 성과를 파악하고 개선하는 ‘Optimize(최적화하기)’ 단계로, 기본적으로 제공되는 비즈니스 보고서 및 캠페인 매니저 기능으로 판매 결과와 광고 캠페인 등을 최적화할 수 있다. 추가적으로 Brand Registry 등록 셀러는 고객 경험 전환율, 개선 기회 포착, 트래픽 전환율 개선 제안 등의 정보를 제공하는 ‘Brand Dashboard’와 자사 상품 및 포트폴리오에 대한 상세한 소비자 인사이트까지도 확인할 수 있는 ‘Brand Analytics’ 기능 또한 사용할 수 있다. 마지막으로 가장 중요한 ‘Protect(보호하기)’ 단계에서는 끊임없이 셀러들을 괴롭히는 모조품들로부터 브랜드를 효과적으로 보호할 수 있는 추가 솔루션인 ‘위반 신고’, ‘Transparency’, ‘Project Zero’를 활용할 수 있다. 이 솔루션들은 대량 이미지 검색을 통해 상표 침해 사례를 발굴·신고하고, 제품을 시리얼화해 위조품으로부터 보호할 수 있도록 돕는데, 특히 Project Zero는 머신러닝 툴을 활용해 위조 의심 상품을 사전에 ‘0’으로 제거하는 것을 목표로 삼는 솔루션이다.

현재 이미 13만 개 이상의 브랜드가 Amazon Brand Registry에 등록되어 있음을 언급하며, Amazon의 한동민 매니저는 “Amazon에서도 지재권의 중요성이 점차 커지는 상황에서, 브랜드의 매출을 극대화하는 동시에 상표권 또한 효과적으로 보호하기 위해 Brand Registry를 적극적으로 활용하기를 권장한다.”고 덧붙였다.

온라인 상거래 시 발생하는 지재권 문제 (김남훈 변호사)

최근 매우 활발한 온라인 상거래 시 발생할 수 있는 지재권 문제에 대해 강의한 김남훈 변호사는, 특히 미국 내 주요 이커머스 플랫폼인 Amazon, eBay, Etsy의 지재권 정책에 대해 집중적으로 다뤘다.

먼저 이커머스 플랫폼에서의 지재권 종류를 상표(Trademark), 저작권(Copyright), 특허(Patent)의 3가지로 나누어 살펴본다. 상표란 각 기업이 이커머스 플랫폼에서 그들의 상품이나 서비스를 나타내는 단어(Word), 기호(Symbol), 디자인을 포함한 개념이라 할 수 있는데, 여기서 상표는 ‘소비자가 혼동하지 않도록 하는 것’이 주목적이라는 점에 주목할 필요가 있다. 해당 상표의 상품이 진품일 경우, 상표 사용에 대한 라이선스가 있는 경우, 또한 특정 상표 제품과의 ‘호환성’을 표현하는 경우에만 합법적인 상표 사용이 인정된다는 점을 알아두자. 다음으로 저작권에서 유의할 사항은, 이커머스 플랫폼의 상품 상세 페이지에 저작권이 있는 이미지·텍스트·영상을 무단으로 사용하는 경우도 저작권 침해가 될 수 있다는 점이다. 그러나 저작권이 있는 제품을 ‘구매’한 당사자가 해당 제품을 ‘재판매’할 경우에는, First sale doctrine에 의해 저작권 소유자로부터 별도의 허가를 받을 필요는 없다. 마지막으로 제품의 발명을 보호하는 특허의 경우, 침해 여부의 판단이 매우 복잡하기 때문에 대부분의 이커머스 플랫폼에서는 실제 법원으로부터의 특허 침해 소장을 제시하지 않는 한 즉각적인 조치를 하지 않는 경향이 있다. (디자인 특허의 경우 차이가 있을 수 있음)

다음으로는 주요 이커머스 플랫폼별 지재권 정책에 대해 알아본다. 이커머스 선두주자인 Amazon의 경우, 디자인 특허 침해 신고가 접수되면 우선 해당 상품을 목록에서 삭제하는 경향이 있는 반면, 실용(Utility) 특허 침해 건에 대해서는 해당 상품을 목록에서 즉시 삭제하지는 않는 경향이 있다. 상표 침해에 관해서는 공식적으로 등록된 상표(Registered trademark)에 대해서만 조치를 취하고 있으며, Brand Registry나 Project Zero 등의 관련 솔루션과 더불어 3개의 주요 이커머스 플랫폼 중 유일하게 ‘병행수입(Parallel Import)’에 대한 별도의 정책이 있어 유의가 필요하다. eBay 또한 Amazon과 매우 비슷한 접근법을 가지고 있으며, Amazon의 Brand Registry와 유사한 솔루션인 ‘VeRO(Verified Rights Owners Program)’을 통해 각 브랜드의 프로필 및 지재권 관련 정보 등을 제공할 수 있다. 전 세계 다양한 셀러들이 모인 마켓플레이스인 Etsy의 경우, 지재권 관련 정책이 매우 세부적이지는 않지만 지재권 침해 신고가 접수되면 특별한 심사 절차를 거치지 않고 즉시 해당 상품을 목록에서 삭제하고 있다. 이는 지재권 소유자나 신고를 접수한 브랜드에 매우 유리한 정책으로 판단된다.

시사점

이번 지식재산 전략 세미나의 축사를 진행한 한국 특허청의 김정균 특허관은 “지금까지 미국 무역대표부는 지재권 보호에 특별히 총력을 기울여 왔다”고 언급하며, 향후 들어설 바이든 정부에서도 이러한 지재권 보호 조치는 지속될 것으로 전망했다. 특히 인공지능이나 청정에너지 등의 첨단기술 관련 정책에 힘을 싣는 바이든 정부 시대에는 이러한 기술에 대한 연구개발 및 투자가 활성화될 것이며 이에 따라 특허출원 또한 활발해질 것으로도 예상했다. 따라서 미국에 진출하고자 하는 우리 기업들은 미국에서의 지재권의 중요성에 대해 다시 한번 유념하고, 어느 정도의 비용과 노력이 들더라도 초기에 지재권 관련 투자를 아끼지 않는 것이 추후 더 막대한 비용과 노력을 절감할 수 있는 가장 효과적인 방법임을 인식해야 하겠다. 또한, 미국 내에서 사업 진행 중 지재권과 관련된 어려움을 겪고 있는 크고 작은 우리 기업들은 한국 특허청이나 KOTRA의 지식재산 헬프데스크인 IP-DESK를 적극적으로 활용할 수 있으니 이 점 또한 알아두면 유용하겠다.

자료: KOTRA 로스앤젤레스 IP-DESK, 세미나 강연 내용, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합

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