근래 일본에서는 지재권 분야의 디지털화와 글로벌화가 진전되는 등의 환경 변화를 토대로 스타트업·중소기업 등이 지식재산을 활용한 다양한 신규 사업을 전개하면서 시대적 변화와 그 요청에 응하는 지재권 제도 재검토의 필요성이 논해지고 있다. 이와 관련해, 일본 특허청(이하 JPO)은 디지털 기술의 활용에 따른 새로운 브랜드, 디자인, 데이터, 지식재산을 보호 강화할 취지로 상표법 일부의 개정을 발표했다.
주요 개정 항목은 △콘센트 제도(상표 공존 동의제)의 도입, △성명을 포함한 상표의 등록 요건 완화 2가지이며, 2024년 4월 1일부로 시행된다. 특히나, 본 개정은 보고서 단계부터 기업의 '브랜드 전략'을 전면에 내걸고 있다는 것이 특징적이며, 상표는 특허·디자인 중심의 개정에 비해 관련 사용자가 월등히 많을 것으로 사료된다. 따라서, 일본 시장에 진출하려는 우리 기업은 본 고를 참조해 JPO가 공표한 심사 기준안 및 향후 실무 동향을 주시할 필요가 있다.
(1) 콘센트 제도(병존 동의 제도)의 도입
우선, 본 제도가 도입된 배경은 아래와 같다. 현행 일본 상표법하에서는 상표 출원 시 불등록 사유가 있는 건에 대해 거절 이유가 통지된다(상표법 제15조의 2). 이러한 거절 사유의 대표적인 것으로 타인의 등록상표(이하 선행등록상표), 또는 이와 유사한 상표로서 해당 상표와 관련된 지정 상품 및 서비스, 이와 유사한 경우에는 상표를 등록받을 수 없다는 취지가 규정돼 있다(상표법 제4조 제1항 제11호).
거절 이유 통지서를 받은 출원인은 해당 출원과 관련된 상표, 또는 지정 상품·역무가 상표출원 심사에 인용된 선행등록상표와 유사하지 않다고 주장하는 것이 일반적이나, 비유사성을 반론하기 곤란한 경우 등에 있어서는 실무상 '어사인 백(Assign back)'이라는 수법도 존재한다. 어사인 백이란 협상을 통해 선행 등록 상표권자에게 일시적으로 권리를 양도하고 상표 등록을 마친 이후 그 권리를 돌려받는 방안이다.
한편, 여러 해외 국가에서는 이미 본 제도를 시행 중인 경우도 존재하며, 국가를 넘나드는 콘센트 계약을 맺기도 하는 가운데, 일본에서는 이와 같은 수속을 할 수 없는 것에 대해, 특히 해외 이용자로부터 일본 상표 등록의 장벽으로 느껴진다는 의견이 다수 제시됐다. 또, 앞서 언급한 어사인 백의 수법에 대해서도 권리의 일시적인 이전(양도)에 수반하는 리스크와 교섭에 소요되는 비용, 절차적 부담 등이 큰 것을 이유로, 중소기업 등에선 이보다 간편하고, 저렴한 콘센트 제도의 도입을 요구하는 목소리가 고조돼 본 제도의 도입이 결정됐다.
이로써 일본 상표법 제4조에는 제4항을 신설하고, 이제까지 논의된 제4조 제1항 제11호에 해당하는 상표라도 선행 등록 상표권자의 승낙을 얻는다면, 선행등록상표와 신규 출원 상표 사이에 혼동을 일으킬 염려가 없는 것은 등록을 인정한다. 또한, 상표출원이 경합할 경우의 규정인 제8조에도 적용되며, 따라서 동일한 날짜에 둘 이상의 상표출원이 발생해도 본 제도를 이용할 수 있다. 나아가 콘센트 제도의 적용에 의해 병존 등록된 상표에 대해서는 등록 후의 혼동 방지를 담보하기 위해 하기 규정을 갖는다.
항 목 | 내 용 |
제24조 4의 제1호 및 제2호 | 일방 권리자의 사용에 의해 타 권리자의 업무상 이익을 해칠 우려가 있을 경우, 해당 사용에 대해서는 양 상표 간의 혼동을 방지하기 위해 적절한 표시를 부착할 것을 청구 가능함(혼동 방지 표시 청구). |
제52조 2의 제1항 | 일방 권리자가 부정 경쟁의 목적을 가지고 타 권리자의 업무와 관련된 상품, 또는 역무와 혼동을 일으키는 사용을 했을 시엔 누구든지 해당 상표 등록을 취소하는 심판을 청구 가능함(부정사용취소심판). |
이와 관련해, 상표법 제4조 제4항의 적용을 판단함에 있어서는 선행 등록 상표권자의 승낙 및 두 상표 사이에 혼동을 일으킬 우려가 없음을 증명하는 서류의 제출이 필요하고, 해당 서류가 제출되고부터 JPO의 심사관은 두 상표에 관한 구체적인 사정을 고려해 혼동을 일으킬 우려의 유무를 판단한다.
<콘센트 제도의 이용 예시>
[자료: JPO]
(2) 성명을 포함하는 상표의 등록 요건 완화
한편, 종래의 일본 상표법에서는 상표출원과 관련된 상표의 구성 중 타인의 성명을 포함하는 것은 해당 타인의 승낙이 없는 한 등록을 받을 수 없다는 취지를 규정하고 있으며(상표법 제4조 제1항 제8호), 출원과 관련된 상표나 타인의 성명의 지명도 등에 관계없이 타인의 성명을 포함한 것은 동성동명인 타인 전원이 승낙하지 않으면 상표를 등록할 수 없었다.
위와 관련해 최근 지재고법의 판례가 잇따르고 있고, 출원인이 자신의 성명을 상표로 등록하는 것은 어렵기 때문에 디자이너의 성명을 브랜드명으로 사용하는 경우가 많은 패션업계를 중심으로 해당 사항은 수차례 문제시 돼왔다. 게다가 이는 신흥 브랜드뿐만 아니라 널리 잘 알려진 브랜드까지도 동성동명의 타인이 존재할 경우 일률적으로 출원을 거절할 수밖에 없어 해당 규정의 요건 완화를 요청하는 창업자 및 브랜드 종사자 등이 많은 상황이다. 이를 계기로 JPO는 상표법 개정을 통해 등록 가능한 상표의 확충을 꾀한다.
<성명상표 관련, 개정 전후의 상표출원 절차 예시>
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ㅇ 심사관이 실시하는 개정 후의 타인 성명을 포함하는 상표의 판단 ① 해당 성명으로서 일정한 지명도가 있는 타인의 존재 여부 → 성명에 일정 지명도를 갖는 타인이 존재하지 않을 경우엔 승낙 불필요 ② 정령 요건(가. 상표를 구성하는 성명과 출원인 간에 '정당한 관계성'이 있고, 나. 상표 등록을 받음에 '부정한 목적'이 없는가)의 만족 여부 → 예를 들어, 가. 상표를 구성하는 성명이 자신의 성명 등 정당한 관계성을 가지고, 나. 상표를 선점해 매매 등 해당 상표를 등록함에 있어서 부정적인 목적이 없을 경우에는 요건을 충족한다고 판단함. ⇒ ①과 ②를 충족할 경우, 타인의 승낙없이 상표 등록 가능 |
[자료: JPO]
(3) 개정 상표법의 주요 심사 기준안
상기와 같이 2023년 6월 14일, 일본 법률 제51호로 공포된 '부정경쟁방지법 등의 일부를 개정하는 법률에 응하기 위해 JPO는 산업구조심의회 지적재산분과회 상표제도소위원회 상표심사기준 워킹그룹(이하 '상표심사기준 WG')을 개최했으며, 제31회부터 5회에 걸친 검토를 바탕으로 '상표심사기준 개정안'을 작성했다. 나아가 2023년 12월과 2024년 1월 중에는 관련 의견을 모집해 그 결과를 근거로 제36회 상표심사기준 WG에서 재차 검토를 실시했고, 개정된 상표심사기준(제16판)은 2024년 4월 1일 이후의 출원에 적용된다.
1. 콘센트 제도에 의한 혼동의 우려
이는 제4조 제1항 제11호에 있어, 타인의 등록상표와 관련된 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 업무와 관련된 상품 등인 것으로 오인해 그 상품 등의 수요자가 상품 등의 출처에 대해 혼동할 뿐만 아니라, 타인의 등록상표권자 등과 경제적·조직적으로 어떠한 관계가 있는 자의 상품 등으로 오인해 수요자가 그 출처에 관해 혼동할 우려를 말한다. 또 '혼동 발생 우려가 없는 것'에 해당하기 위해서는 사정 당시를 기준으로 현재뿐만 아니라 추후에도 혼동이 발생할 우려가 없다고 판단할 수 있어야 한다.
혼동을 일으킬 여지가 없는지의 여부는 이하 ①~⑧과 같은 두 상표에 관한 구체적인 사정을 종합적으로 고려해 판단한다. *인용상표와 동일한 상표(축척만 다른 것도 포함)이며, 동일한 지정 상품·서비스에 사용하는 것은 원칙적으로 혼동을 일으킬 우려가 높다고 판단한다.
<양측 상표간 혼동 여부 판단 기준>
① 두 상표의 유사성 정도 ② 상표의 주지성 ③ 상표가 조어로 된 것인지 또는 구성상 현저한 특징을 가진 것인지 ④ 상표의 하우스마크(코퍼레이트마크) 여부 ⑤ 기업의 다각적 경영 가능성 ⑥ 상품 간, 역무 간 또는 상품과 역무 간의 관련성 ⑦ 상품 등 수요자의 공통성 ⑧ 상표의 사용 형태, 기타 거래 실정 |
[자료: JPO]
단, ⑧의 경우는 예를 들어 다음과 같이 출원인으로부터 구체적인 상표의 사용 형태 및 기타 거래 실정을 분명히 하는 증거의 제출이 있을 경우 해당 내용을 고려한다.
<상표의 사용 형태, 거래 실정 관련 고려사항>
항 목 | 예 시 |
사용하는 상표의 구성 | - 결합상표의 구성 요소인 도형과 문자를 항상 같은 위치 관계로 사용 - 특정 색, 글씨체를 항상 사용 |
상표의 사용 방법 | - 상품 포장의 특정 위치에만 사용 - 항상 회사명·사장(社章) 등의 다른 표장을 병용 - 항상 '타멸 표시(특정 타인의 업무와 관련된 상품 등임을 부정하는 표시)'를 부착 |
사용하는 상품 등 | - 한쪽은 인용상표를 지정 상품 '컴퓨터 프로그램' 중 '게임용 컴퓨터 프로그램'에만 사용하고, 다른 한쪽은 출원상표를 '의료용 컴퓨터 프로그램'에만 사용 - 한쪽은 일정 금액 이상 고가의 상품에만 사용하고, 다른 한쪽은 일정 금액 이하의 저가 상품에만 사용 |
판매 및 제공 방법 | 한쪽은 소매점 등에서 불특정 다수에게 판매하고, 다른 한쪽은 개별 영업에 의한 수주 생산에 한함. |
판매 및 제공 시기 | 한쪽은 춘계에만 판매하고, 다른 한쪽은 추계에만 판매 |
판매 및 제공 지역 | 한쪽은 일본 홋카이도의 점포에서만 판매하고, 다른 한쪽은 오키나와현의 점포에서만 판매 |
혼동을 방지하기 위해 당사자 간에 취하도록 한 조치 | 두 상표에 혼동이 발생할 여지를 인정한 경우, 상대방에게 그 취지를 통지하고 협의한 후, 혼동 방지 또는 해소를 위한 조치를 취할 것 |
[자료: JPO]
2. 추후 혼동이 발생할 여지가 없는 것으로 고려할 수 있는 사정
<혼동 판단 예외 사정>
항 목 | 내 용 |
장래까지 변경하지 않기로 합의돼 있는 경우 | 출원인으로부터 두 상표에 관한 구체적인 사정을 장래에 걸쳐 변경하지 않는 취지의 당사자 간의 합의(상기 ⑧을 통해 예를 들고 있는 것과 같이 구체적인 사정을 변경하지 않는 취지의 합의) 또는 그 요약이 기재된 서류가 제출됐을 경우 |
추후 변동 없을 것이 증거로 인정되는 경우 | 상기 합의 외 두 상표 관련의 구체적인 사정이 제출된 증거 등에 의해 추후 변동 없을 것으로 인정될 만한 합리적인 이유가 있는 경우 |
[자료: JPO]
3. 혼동의 우려가 인정되는 경우
심사 결과, 혼동 발생의 우려가 인정될 심증을 얻은 경우에는 해당 상표출원을 제4조 제1항 제11호의 규정에 근거해 거절한다. 다만, 상표출원을 거절할 경우에도 JPO에서는 원칙적으로 즉시 거절하지 않고, 출원인에게 추가 자료의 제출 등을 요구한다.
일본IP센터를 활용하자
한국지식재산보호원(이하 KOIPA)은 미국, 중국, 일본 등 8개국·10개소의 해외지식재산센터를 운영하며, 해외에 진출한(예정) 우리 기업의 권리보호를 위한 각종 지재권 지원사업을 시행 중이다. 주요 지원 항목으로는 한국 중소·중견기업의 △해외 산업재산권(상표·디자인·특허) 출원 비용의 일부 △(피)침해 실태조사 △법률의견서(경고장, 침해감정서, 라이선스 등) 작성 비용 등을 지원하며, 그 밖에도 각국 센터 문의를 통해 현지 지재권에 관한 무료 자문을 받아볼 수 있다. 따라서 일본 시장에서의 권리확보에 지원이 필요한 한국 기업은 일본 IP센터를 적극적으로 이용하길 권장하며, 자세한 사항은 이하 문의처를 통해 확인 가능하다.
참조문헌
1) '콘센트 제도의 도입', 일본 특허청, 2024년 1월 5일
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html
2) '타인의 성명을 포함하는 상표의 등록 요건이 완화됩니다.', 일본 특허청, 2024년 1월 5일
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html
3) '상표심사기준(개정 제16판)에 대해', 일본 특허청, 2024년 2월
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/16th_kaitei_2024.html
※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.
