지난 해외시장뉴스 ITC 절차 1부에서는 얼라이브코(AliveCor Inc.)와 애플(Apple Inc.) 사이의 미국국제무역위원회(International Trade Commission, 이하 ITC) 사건을 다루었다. 간단히 요약하자면, 그 사건에서 ITC는 2022년 12월 22일 애플이 불규칙한 심장 박동을 측정하는 의료기기 제조업체인 얼라이브코의 손목 밴드 장치에 적용된 두 개의 특허를 침해했다고 판단했다. 위원회는 애플워치(Apple Watch)에 탑재된 심장박동을 측정하는 심전계(Electrocardiogram, EKG or ECG) 앱(App)이 얼라이브코의 특허를 침해해 미국 관세법 337조를 위반했다고 밝혔다. ITC는 다만, 얼라이브코가 자사의 심장박동 측정 기술에 대한 특허 자체가 유효하지 않다는 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 PTAB)의 심결에 항소했으므로 이에 대한 최종 결정이 나올 때까지 침해중지 명령(cease and desist order) 시행을 유보하기로 했다.

그런데 애플은 얼라이브코와만 ITC에 간 것이 아니었다. 이번달 해외시장뉴스에서는 나스닥에도 상장된 의료 기기업체 마시모(Masimo)와 애플 간의 애플워치를 둘러싼 ITC 사건을 다루며, 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 PTAB)의 심결과 ITC 결정과의 관계, ITC 결정과 연방법원 특허 소송 절차와의 관계를 중심으로 국제무역위원회 지적재산권 침해 조사 절차에 대해 보다 심도 있게 살펴보겠다.

마시모와 애플 간의 특허 분쟁 전개 상황

2023년 1월 10일 ITC의 행정판사(Administrative Law Judge, ALJ) 모니카 바타차리야(Monica Bhattacharyya)는 애플이 의료 기술 회사 마시모가 소유한 혈액 내 산소 측정 기술에 대한 특허를 침해했다고 잠정 결정(Initial Determination)을 내렸다. ITC의 5인 위원회(Commission)는 5월 10일에 잠정 결정을 검토해 최종 결정(Final Determination)을 내릴 예정이다. 지난달에도 살펴보았듯이 사건이 접수되면, 행정판사의 장(Chief ALJ)은 행정판사 중 한 명에게 조사를 배정하고 그 판사가 재판 단계(trial stage)에서 신청(Motion)에 대해 결정을 내린다. 재판 후에 행정판사는 제337조 위반 여부에 대해 잠정 결정(Initial Determination)을 작성해 발표한다. 위원회의 위원들(Commissioners)은 잠정 결정을 검토해 채택(adopt), 수정(modify), 파기(reverse)하거나 취소 또는 환송할 수 있다. 당사자들이 잠정 결정에 대해 ITC에 심사청원을 하지 않거나 위원회가 직권으로 심사를 명령하지 않으면 잠정 결정이 최종 결정(Final Determination)으로 확정되는데 이때 위원회는 적정한 구제방법(remedy)을 결정한다. 따라서 애플이 의료 기술 회사 마시모가 소유한 혈액 내 산소 측정 기술에 대한 특허를 침해했다고 내린 잠정 결정(Initial Determination)은 그대로 최종 결정으로 확정될 가능성이 높다. 만약 위원회(Commission)가 잠정 결정을 그대로 최종 결정으로 확정할 경우, 애플워치가 미국으로 수입되는 것을 금지하는 수입금지명령(exclusion order)이나 특허 침해중지명령(cease and desist order)이 내려질 수 있다.

<얼라이브코에 이어 마시모와도 분쟁 중인 애플의 애플워치>

[자료: Pixabay]

현재 ITC에 계류 중인 마시모 사건은 신체를 통과하는 빛을 사용해 혈압 산소 포화도를 측정하는 비침습적인 방법인 맥박 산소 포화도 측정법에 대한 것으로 이는 애플과 마시모 간 커다란 특허 분쟁의 일부분이다.

2021년 6월 맥박을 이용한 산소 포화도 측정법과 관련해 몇 개의 특허를 소유하거나 라이선스를 가지고 있는 마시모와 세르카고연구소(Cercacor Laboratories Inc.)는 애플을 상대로 ITC 소송을 제기했다. 청원서에서 원고들은 2013년에 애플이 마시모와 만나 마시모의 기술을 애플 제품에 통합하는 것에 대해 논의했지만 곧이어 마시모의 핵심 엔지니어와 관리자들을 애플에 고용하기 시작했다고 주장했다. 2020년에 출시된 애플워치 6가 애플워치 시리즈 중 최초로 맥박을 이용한 산소 포화도 측정 기술을 탑재하고 있는데 마시모는 이 제품이 마시모의 특허를 침해한다고 소장에 상세히 적었다. 마시모는 나아가 소장에서 애플이 자사의 특허를 침해했으나 애플워치6 제품에 탑재된 산소 포화도 측정기는 신뢰성있게 혈중 산소 농도를 측정하지 못해 마시모의 의료기기 수준의 기술에 미치지도 못한다고 했다.

ITC의 행정 판사 모니카 바타차리야의 343페이지의 전체 의견은 공개되지 않았지만, 그는 조사 결과에 대한 요약을 발표했다. 그는 마시모의 여러개 특허 중 하나의 유효한 특허(미국 특허 등록 번호: 10,945,648)에서 두 개의 청구항이 애플에 의해 침해됐다고 밝혔다. 그는 다른 두 개 특허의 청구항들도 침해됐으나 이들 특허 자체가 무효이며, 따라서 애플이 이들 특허의 청구항들은 침해하지 않았다고 결론 내렸다.

애플은 ITC의 바타차리야 행정 판사가 침해했다고 결론 내린 마시모 특허에 대해 특허심판원(PTAB)의 당사자계 특허 무효 심판(Inter Partes Review, IPR) 절차에 2022년 7월 제소장(complaint)를 제출하며 특허 침해에 이의를 제기했다. PTAB은 2023년 1월 30일 애플의 이의를 기각했다. 3명의 판사로 구성된 재판부는 애플의 다양한 방면의 특허 무효 주장을 받아들이지 않기로 했다. 애플은 멘델슨-799(Mendelson-799) 특허와 아이자와와 오사키(Aizawa and Ohsaki)로 통칭되는 특허 출원서에 비추어 보면 마시모의 특허가 무효임이 명백하다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.

현재까지 지속되고 있는 두 회사의 분쟁은 마시모가 2020년 캘리포니아중부연방법원에 소를 제기하면서 시작됐는데 이때 마시모는 애플이 심박수 측정 기술, 혈중 산소 수치 및 기타 건강 지표 측정에 관한 자사의 여러 개의 특허를 침해했다고 주장했다. 2022년 10월 애플은 이에 대항해 마시모의 W1 시계가 애플의 디자인 특허를 침해한다고 주장하며 델라웨어지방법원에 마시모를 고소했다. 이 사건 소장에서 애플은 마시모가 애플워치를 시장에서 몰아내고 그 자리를 마시모가 차지하는 악의적인 전략을 가지고 소송을 제기한 후에야 웨어러블 기기를 만들기 시작했다고 주장했다. 마시모는 이에 2022년 12월 델라웨어 소송에서 애플이 현재 진행 중인 ITC 사건을 포함해 더 많은 특허를 침해하고 반독점법도 위반했다며 반소를 제기하며 보복했다. 마시모의 주장에 따르면 애플은 미국 특허청 출원 과정에서 중요한 정보를 공개하지 않는 방법으로 기망을 통해 특허를 획득했으며 애플은 마시모를 건강 정보를 측정하는 시계 시장에서 축출하거나 애플워치의 독점력을 강화하기 위해 부정하게 획득한 특허를 실행하려고 하는데, 이는 독점 금지법을 위반하는 전형적인 비경쟁적 행위라고 한다.

<마시모 홈페이지에서 판매 중인 마시모의 W1 시계>

[자료: 마시모 홈페이지]

특허심판원의 심결절차와 병행될 경우

특허 침해 소송에 대한 가장 일반적인 대응 중 하나는 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에 특허의 유효성에 이의를 제기하는 청원서를 제출하는 것이다. 때로는 중복된 심판을 피하기 위해 사법기관이 특허심판원의 결정을 기다리는 경우도 있고 반대로 특허심판원이 사법기관의 결정을 기다리는 경우도 있다. 또한 행정기관인 미국국제무역위원회(ITC)가 또 다른 행정기관인 특허청의 특허심판원인 PTAB의 결정을 기다리는 경우도 있고 아닌 경우도 있다.

1부에서 살펴보았듯 미국 관세법 제337조는 미국의 ITC에 미국으로의 물품 수입 또는 수입된 물품의 미국 내 판매와 관련해 불공정한 경쟁방법(unfair methods of competition) 또는 지적재산권의 침해(infringement of intellectual property)가 있는지 여부를 준사법적으로 조사할 수 있도록 하고 위의 사실이 확인될 경우 당해 물품의 수입금지 명령(order of import exclusion) 또는 그러한 침해물품의 침해중지 명령(cease and desist order)을 내릴 수 있도록 규정하고 있다. 이때 ITC가 PTAB의 결정을 기다리는 경우가 생기는데 그 이유는 PTAB에서 주로 특허의 무효성 여부를 심결하는데, ITC가 지적재산권의 침해를 이유로 수입금지나 침해중지 명령을 내릴 때 침해의 대상이 된 특허는 반드시 유효한 특허여야 하기 때문이다.

19 U.S.C. § 1337(b)(1)에 따르면 ITC는 '조사 실행이 가능한 최대한 빠른 시간 안에(at the earliest practicable time)' 조사를 끝내야 한다. ITC는 이 조항에 따라 가능한 한 신속히 절차가 진행되도록 규정하고 있어서 특허 소유자가 미국으로 수입되는 특허 침해 제품에 대해 권리를 행사하기에 매우 유리한 장소가 돼 왔다. ITC는 미국발명법(American Invents Act(“AIA”))의 제정과 PTAB의 IPR 절차의 도입으로 특허권자에게 더욱 매력적인 장소가 됐다. 미국 연방법원의 경우 종종 PTAB에서의 IPR 절차의 결과가 나올 때까지 특허 소송을 보류하곤 했지만 ITC는 비슷한 상황에서 조사를 중단하지 않았기 때문이다.

<미국 버지니아 알렉산드리아에 위치한 미국 특허청>

[자료: Pixabay]

PTAB은 35 U.S.C. § 314(a)가 부여한 재량권에 의거해 IPR 절차를 개시 여부를 결정할 때, 소위 핀티브(Fintiv) 요건에 기초해 동시에 진행되고 있는 특허 소송의 진행 상황을 고려해 IPR 절차 개시를 거부할 수 있다. PTAB은 6가지 핀티브 요건에 얼마나 부합하느냐를 기준으로 조사 개시 여부를 결정한다. 핀티브 사건은 애플이 전자결제업체 핀티브의 특허에 대해 당사자계 특허 무효 심판(IPR)을 제기한 사건이다. PTAB은 2020년 5월 대상 특허와 관련해 병행 중인 특허 소송이 있다는 점을 이유로 애플의 IPR 요청을 기각하면서 판단 기준으로 핀티브 6요건을 제시했다. 이는 1) 만약 IPR 절차가 시작됐다면 받을 수 있었던 증거가 존재하거나 기존 병행 소송이 중단되는지, 2) 기존 특허 소송 일정과 PTAB 예정 기한과의 근접성, 3) 병행 특허 소송에 대한 기관과 당사자들이 그간 얼마나 많은 시간과 에너지를 쏟았는지, 4) IPR과 병행 특허 소송에서 제기된 쟁점들 사이의 중복성, 5) 소송 당사자들이 같은지, 6) 그 밖에 PTAB의 재량권 행사에 영향을 미치는 상황 고려이다. 핀티브 요건은 IPR 절차 개시에 큰 영향을 미쳤는데 2020년 애플 사건 이후, 35 U.S.C. § 314(a)가 부여한 재량권에 의거한 전체 거절 사건 중 핀티브 요건에 근거한 거절이 거의 절반이었다. 최근 PTAB은 미국 연방 지방법원이나 ITC에서 동일한 특허와 관련해 활발하게 진행 중인 소송이 있는 경우, IPR 절차 개시를 거부할 가능성이 높다고 했다. 2022년 3월 18일에도 PTAB은 Google LLC v. EcoFactor, Inc., IPR2021-01578 사건에서 다시 한 번 위의 입장을 확인하며 35 U.S.C. § 314(a)에 따른 재량권 행사의 일환으로 IPR 절차를 개시하지 않았다. PTAB은 이미 ITC 절차가 너무 많이 진행됐다는 이유로 IPR 절차 개시를 거부했다.

연방 법원 소송이나 ITC 절차가 활발히 진행되고 있는 경우, PTAB이 IPR 절차를 개시하지 않아도 되는 재량권을 행사하는 것에 대해 비판하는 사람들은 현재의 핀티브 요건에 따르면 ITC에 진행되고 있는 사건들은 사실상 모두 IPR 절차 개시가 거부될 것이라고 지적한다. 따라서 그들의 주장에 따르면 현재 기준, PTAB이 가진 특허 무효화의 권한이 사실상 다른 정부 기관(ITC 등)에 부적절하게 위임되는 결과를 낳게 된다고 한다. 따라서 비판하는 사람들은 PTAB이 ITC의 결과를 토대로 IPR절차 진행을 거부할 것이 아니라 ITC가 PTAB의 결과가 나올 때까지 조사를 중단해야 한다고 주장한다. ITC의 로드(Lord) 판사는 이들 비판자의 의견에 강력하게 반대한다.

2020년 11월 6일에 ITC 조사가 시작한 사건인 '특정 자동 저장 및 검색 시스템, 로봇 및 그 구성품(In Certain Automated Storage and Retrieval Systems, Robots, and Components thereof(337-TA-1228))'에서 ITC는 PTAB의 결정을 기다리지 않고 결론을 내렸으며, PTAB의 결정을 기다려 달라는 요청에 대해서도 거절했다. 이 사건에서 ITC의 로드(Lord) 판사는 ITC는 PTAB의 IPR절차의 결정을 기다리느라 시간을 허비해서는 안되고 설사 PTAB이 특허의 무효성 검토할 기회를 박탈하는 한이 있더라도 '조사 실행이 가능한 최대한 빠른 시간 안에(at the earliest practicable time)' ITC의 조사를 끝내야 한다고 주장했다. ITC가 PTAB의 결과가 나올 때까지 조사를 중단해야 한다는 위의 주장에 강하게 반박하는 입장의 판결을 내린 것이다.

그러나 지난달 해외시장뉴스에서 다루었던 얼라이브코와 애플 간의 사건을 보면 이러한 ITC의 입장이 일관된 것은 아니다. ITC는 얼라이브코 사건에서 얼라이브코가 자사의 심장박동 측정 기술에 대한 특허 자체가 유효하지 않다는 PTAB의 심결에 항소했으므로, 이에 대한 최종 결정이 나올 때까지 침해중지 명령(cease and desist order) 시행을 유보하기로 했다.

로드 판사의 PTAB 사건을 고려하지 않은 결론에 대해 ITC 조사절차의 피고들은 PTAB 사건을 고려하지 않는 ITC의 관행이 PTAB에서 특허 무효를 주장할 수 있는 기회를 실질적으로 박탈한다고 주장했다. 그러나 로드 판사는 ITC가 결론을 내리기 전에 PTAB이 결론을 내릴 가능성이 시간적으로 어려웠고, PTAB이 설사 결론을 내렸다 할지라도 PTAB이 그 특허들을 모두 무효화할거라는 보장이 없다는 이유로 피고들의 요청을 거절했다.

로드 판사는 미국발명법을 제정한 의회의 의도가 특허의 질을 향상시키고 불필요한 소송 비용을 제한하기 위해 보다 효율적이고 능률적인 시스템을 구축하는 것이었다고 인정했다. 그는 PTAB이 ITC 조사가 진행될 때마다 IPR 절차 개시를 거부함으로써 이러한 미국 발명법 제정 목적이 좌절될 수 있지만 이는 의회나 PTAB으로 하여금 현행 PTAB의 판단 기준(핀티브 기준 등)을 바꿔야 한다는 것을 뒷받침하는 것이지 ITC가 PTAB 절차로 인해 조사를 중단해야 하는 의미는 아니라고 모션 절차에서 자신의 의견을 밝혔다.

결국 그는 ITC는 문제 해결에 엄청난 시간과 에너지가 드는 다른 절차들(연방 법원 절차와 PTAB을 지칭)과 달리 앞으로도 특허 소유자가 신속하게 특허 침해 상품을 수입 금지시키고 특허 침해중지명령을 요청할 때 이를 빠르게 실행할 수 있는 매력적인 곳으로 계속 자리매김할 것이라고 밝혔다.

시사점

지난달 1부에서 살펴본 얼라이브코와 애플 간의 ITC 사건의 경우, 특허심판원(PTAB)은 ITC의 애플워치 수입금지명령의 기반이 된 얼라이브코의 세 가지 특허 자체가 유효하지 않다는 세 개의 심결을 내렸고 얼라이브코는 이에 항소했지만 PTAB이 입장을 변경할 가능성은 그렇게 높아 보이지 않는다.

그러나 이번 2부에서 다룬 마시모와 애플 간의 ITC 사건의 경우, 만일 애플이 마시모가 소유한 혈액 내 산소 측정 기술에 대한 특허를 침해했다고 내린 바타차리야 행정판사의 잠정 결정이 그대로 최종 결정으로 확정되고 바타차리야 판사가 애플이 침해했다고 판단한 마시모의 특허(미국 특허 등록 번호: 10,945,648)가 PTAB 항소 절차에서 갑자기 무효화되지 않는 경우, 미국 회사가 디자인한 제품인 애플워치가 미국으로 수입되는 것이 금지되는 초유의 사태가 벌어질 수도 있다.

마시모의 CEO는 ITC 행정판사의 잠정 결정이 내려진 후 “이 결정은 시장의 공정성을 회복하는 데 도움이 될 것입니다. 애플은 다른 회사의 기술도 비슷한 방식으로 침해했고 우리는 오늘 판결이 애플이 다른 회사의 혁신을 가져다가 재포장하는 회사임을 폭로하는 것이라 믿습니다"라고 인터뷰했다. 올해 5월 10일에 예정된 최종 결정은 얼라이브코와 마시모 뿐 아니라 수많은 스타트업과 중소기업 그리고 글로벌 대기업 간 특허 침해 분쟁에 있어 분기점이 될 수 있기에 5월 해외시장뉴스에서 ITC의 애플 마시모 사건 최종 결정과 그에 따른 의미를 시의적절하게 검토하도록 하겠다.

자료: 19 U.S. Code § 1337 (b)(1); Apple Inc. v. Masimo Corp., case numbers IPR2022-01275 and IPR2022-01276, at the Patent Trial and Appeal Board; 미국 특허10945648B2 User-worn device for noninvasively measuring a physiological parameter of a user, US10945648B2ITC Says Apple Watch Infringes Patents but Holds Off on Ban, https://www.law360.com/articles/1557078?scroll=1&related=1; In the Matter of Certain Wearable Electronic Devices With ECG Functionality and Components Thereof, investigation number 337-TA-1266, in the U.S. International Trade Commission; ITC Judge Rules That Apple Watch Infringes Masimo Patent, https://www.law360.com/articles/1564509/itc-judge-rules-that-apple-watch-infringes-masimo-patent; PTAB Rules Against Apple In Masimo Blood Oximetry IP Fight, https://www.law360.com/articles/1570848/ptab-rules-against-apple-in-masimo-blood-oximetry-ip-figh; https://pixabay.com/photos/smart-watch-apple-technology-style-821567/; PTAB Rules Against Apple In Masimo Blood Oximetry IP Fight, https://www.law360.com/articles/1570848/ptab-rules-against-apple-in-masimo-blood-oximetry-ip-fight; https://www.masimo.com/company/masimo/patents/; 마시모사의 마시모 W1 시계, https://www.masimopersonalhealth.com/products/masimo-w1; Growing Tension Between the ITC and the PTAB, https://www.iptechblog.com/2021/04/growing-tension-between-the-itc-and-the-ptab/; https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1337; Podcast: Talkin' Trade: The Interplay Between the ITC and the PTAB, https://www.ropesgray.com/en/newsroom/podcasts/2021/september/podcast-the-interplay-between-the-itc-and-the-ptab; New to PTAB?, https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/about-ptab/new-ptab; Restoring Balance: Increased Discretionary Authority of the PTAB Favors Patentees, https://www.iptechblog.com/2021/04/restoring-balance-increased-discretionary-authority-of-the-ptab-favors-patentees/; Ptab Exercises Discretion To Deny Ipr Institution Due To Itc Investigation Despite Multiple Stayed District Court Cases, https://www.lit-ip.shearman.com/PTAB-Exercises-Discretion-To-Deny-IPR-Institution-Due-To-ITC-Investigation; ITC 조사 번호 337-TA-1228 In Certain Automated Storage and Retrieval Systems, Robots, and Components thereof 사건의 위원회 의견 전문 (Commission Opinion) https://www.itcblog.com/images/Comm_Op_in_1228.pdf; 미국 특허 등록 번호: 10,945,648 정보, https://patents.google.com/patent/US10945648B2/en?oq=10%2c945%2c648; 서천석, 미국 ITC 특허분쟁과 우리 기업의 대응방안; 특허분쟁에서 ITC 337조 조사의 중요점과 시사점, 주미대사관 상무관 등 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합