최근 몇 년 사이 트레이드 드레스와 기능성 원칙에 대한 굵직한 주요 판결들이 내려진 바 있다. 2021년에는 수십 년을 끌어온 에자키글리코(Ezaki Glico)와 롯데인터내셔널아메리카(Lotte International America)의 막대 과자 전쟁이 종지부를 찍었고, 지난 9월 7일에는 PIM브랜드(PIM Brands Inc.)와 하리보(Haribo of America Inc.) 간의 수박 캔디 트레이드 드레스 분쟁에 대한 판결이 마무리됐다. 트레이드 드레스와 기능성 원칙은 한국에서는 아직 익숙하지 않은 개념인 만큼, 앞선 1부에서는 먼저 두 개념의 이론에 대해 짚어보았다. 이제 본 2부에서는 최근 내려진 두 건의 항소법원 판례를 통해 트레이드 드레스와 기능성 원칙에 대한 법원의 판단을 살펴보도록 하겠다.

막대 과자 트레이드 드레스 전쟁 - Ezaki Glico Co. v. Lotte International America Corp

· 사건의 서막

일본 과자 회사인 에자키글리코(Ezaki Glico Co.)는 '포키(Pocky)' 과자를 50년 이상 판매해 왔다. 포키 제품은 우리에게도 친숙한 초콜릿 혹은 다양한 맛의 크림이 입혀진 막대 과자이다. 에자키글리코는 포키 과자를 일반 사이즈와 울트라 슬림 사이즈로 제작해 판매했으며, 1978년 미국에서 판매를 시작했다. 이때부터 에자키글리코는 포키 과자 관련 상표권과 특허권을 획득해 다른 경쟁 업체들을 견제해 왔다. 에자키글리코는 포키 과자 외형에 대해 두 건의 트레이드 드레스를 갖고 있으며, '막대 형태의 간식 그리고 같은 제품을 제조하기 위한 방식'에 대해 실용 특허를 보유하고 있다.

<1989년에 등록된 포키의 트레이드 드레스>

주: 추후 판결에 따라 포키의 본 트레이드 드레스는 2022년 취소됨

[자료: 미국 특허상표청]

이후 1983년 한국의 롯데가 '빼빼로(Pepero)' 과자를 만들기 시작했으며, 미국에서 30년 넘게 빼빼로 과자를 판매해 왔다. 빼빼로 제품은 포키와 모양이 아주 흡사한 막대 모양의 비스킷으로 일부가 초콜릿 혹은 다른 맛의 크림으로 덮여있고 아몬드 가루가 붙어있기도 하다. 1993년부터 1995년까지 에자키글리코는 롯데에 연락을 취해 롯데가 에자키글리코의 트레이드 드레스를 침해하고 있으므로 미국에서 빼빼로 과자 판매를 중단할 것을 요청했고, 롯데는 분쟁이 해결될 때까지 빼빼로 판매를 미국에서 중단하겠다고 밝혔으나 이후 판매를 재개한 바 있다.

2015년 에자키글리코는 캘리포니아 연방중앙지방법원에 롯데를 상대로 상표권 침해 소송과 불공정 거래 소송을 제기했고, 연방지방법원은 약식 판결에서 롯데의 손을 들어주며 포키의 제품 외형이 기능적이기 때문에 트레이드 드레스로 보호받을 수 없다고 판결했다. 에자키글리코는 포키 제품의 외형이 기능적이라는 이 1심 법원의 판단에 불복하며 항소를 진행했다.

<에자키글리코의 포키와 롯데의 빼빼로 제품 이미지>

[자료: U.S. Court of Appeal for the 3^rd Circuit(https://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/193010p.pdf)]

· 제3연방순회항소법원의 판단

항소법원에서의 주요 사항은 포키의 트레이드 드레스가 기능적인지에 대한 판단이었다. 롯데는 포키의 외형이 기능적이라고 주장했지만, 에자키 글리코는 '기능적인지'는 '필수적인지'와 동일하다며 포키의 트레이드 드레스가 기능적이지 않다고 주장했다.

항소법원은 포키의 트레이드 드레스가 기능적인가를 판단하기 위해 (1) 과자 모양이 에자키클리코를 출처로 식별하는 장식인지에 대한 '유용성', 그리고 (2) 에자키글리코가 포키 제품을 광고하는 방식 등의 요소를 고려했다. 본 건에서는 '기능적'이라는 의미를 어떻게 정의할 것이냐에 대한 다툼이 쟁점이었는데, 에자키글리코는 '기능적'을 '필수적'과 동일시하며 좁게 해석했다. 미 상표법은 별도로 기능성을 정의하지 않았기 때문에, 법원은 범상적인 해석부터 시작했다. 제3차 신국제사전에 따르면 디자인은 '주로 사용 관점에서 설계되거나 개발된' 경우 기능적이며, 따라서 어떤 것이 '실용적인' 한, 기능적이 되는 것이다.

법원은 '모양이 꼭 필수적인 것이 아니라 유용하기만 하면 된다'는 의미로 '제품을 더 저렴하게 만들거나 사용하기 쉽게 만드는 기능'을 기능성이라고 판단했다. 제품 소비에 필수적이지는 않지만, 포키의 모양과 부분적인 초콜릿 코팅이 포키를 간식으로 더 잘 소비되게 했다는 것이다. 즉, 포키 과자의 손잡이가 완전히 초콜릿으로 코팅되지 않았기 때문에 소비자들이 더 쉽게 다룰 수 있었다는 것이다. 또한, 법원은 에자키글리코가 '언제 어디서나 누구와도 나눌 수 있는' 과자의 편리한 디자인을 광고에 설명함으로써 기능적인 유용성을 홍보했다는 사실에 주목했다.

에자키글리코는 이렇듯 1심의 결정을 확정 짓는 항소심 법원의 판결에도 이의를 제기하며 해당 케이스를 대법원으로 상고했으나, 대법원은 상고를 허가하지 않았고, 본 건은 포키의 트레이드 드레스 취소라는 결말로 마무리됐다.

수박 캔디 트레이드 드레스 전쟁 - PIM Brands Inc. v. Haribo of America Inc.

· 사건의 서막

미국의 사탕 및 과자류 생산기업인 PIM브랜드(PIM Brands Inc.)는 2000년대 초 Sour Jacks Wedges 젤리 사탕을 출시했다. 그 이후 PIM은 얼룩진 녹색·흰색·빨간색 부분으로 이루어진 웨지(Wedge) 모양의 사탕 및 불특정 색상의 삼색 웨지 사탕에 대해 연방 상표권을 출원했고, 미 특허상표청 심사관들은 사탕의 웨지 모양만을 주장하는 PIM의 최초 출원을 거절한 바 있다. 이후, PIM은 재출원 시 색상 설명을 추가해 해당 디자인을 트레이드 드레스로 등록하는 것에 성공했다.

<등록된 PIM브랜드의 수박 캔디 트레이드 드레스>

[자료: 미국 특허상표청]

그 이후 PIM은 경쟁 젤리 제조업체 하리보(Haribo)가 자사의 수박 캔디와 그 모양 및 색상이 비슷한 수박 젤리를 선보이자, 2019년 6월 뉴저지 연방지방법원에 하리보를 상대로 트레이드 드레스 침해 소송을 제기했다. PIM의 연방 상표 등록은 U.S.C. 1057(b) 15에 따라 상표 추정 유효성을 가지므로, 상표의 기능적인 역할을 증명하는 것은 하리보의 일이었다. 이에 하리보는, PIM의 등록된 상표는 '색상과 모양의 조합이 사탕의 수박 맛을 식별하는 데에 도움을 주는' 기능적인 역할을 하고 있으므로 트레이드 드레스로 보호받을 수 없다고 주장했고, 관련해 뉴저지 지방법원은 하리보가 이를 증명한 것으로 판단해 약식 판결(Summary Judgment)을 통해 하리보의 손을 들어주었다.

· 제3연방순회항소법원의 판단

이에 PIM은 수박 캔디의 색이 사탕의 맛을 식별함에 따라 기능성이 있음은 인정했지만, 사탕의 웨지 모양이 브랜드를 식별하는 데 사용됐으므로 지방 법원이 기능성을 평가할 때 모양과 색을 함께 고려했어야 한다고 주장하며 제3연방순회항소법원에 항소를 제기했다.

항소법원은 녹색, 흰색 및 빨간색 줄무늬가 있는 웨지 모양의 사탕에 대한 PIM의 연방 등록 상표는 상표 전체가 사탕의 맛을 식별하는 기능을 한다고 판단하며 기능성 원칙에 무게를 실었다. 법원은 PIM의 사탕을 실제 수박 조각과 나란히 비교한 결과 두 물체의 모양, 색상 및 방향까지도 일치한다는 점에 주목하며, “PIM이 사탕에 다른 모양을 사용해 기능적인 특성을 낮출 수 있었음에도 불구하고 수박 형태를 띠는 웨지 모양을 사용하며 해당 디자인을 기능적으로 사용한 것이 맞다”고 판단했다.

<제3연방순회항소법원에서 비교한 PIM의 수박 캔디(왼쪽)와 실제 수박(오른쪽)>

[자료: U.S. Court of Appeal for the 3^rd Circuit(https://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/222821p.pdf)]

법원은 브랜드 이외에 유용성을 나타내는 디자인은 기능적이기 때문에 상표로서 보호될 수 없다고 설명했다. 특히 앞서 설명한 2021년 에자키글리코 vs 롯데인터내셔널아메리카 판례문을 인용해 “브랜드를 홍보함과 동시에 ‘제품이 더 잘 작동하도록’ 선택된 디자인이기 때문에 트레이드 드레스로 보호될 수 없다”며 앞선 지방법원의 판결에 동의했다.

시사점

위의 두 판례에서 볼 수 있듯이, 기능성이 있고 유용한 디자인은 디자인 특허법에 의해 디자인 특허로 보호를 받을 수 있지만, 상표의 트레이드 드레스로는 보호받을 수 없다. 이에 기업들은 상표가 등록된 후라도 기능적이라는 것이 입증되면 상표가 취소될 수 있다는 사실을 알아두어야 한다. 특히 트레이드 드레스의 유용성 판단 시 기업의 광고 방향을 함께 고려한 점은 비단 제3연방순회항소법원만의 접근법이 아니다. 지난 2017년 제2연방순회항소법원 역시 플라스틱 백의 여닫는 부분에 관해 제조사가 '간편하고 고유한 기능에 적합한 폐쇄형'이라 광고한 것을 지적하며 “해당 특징이 기능적이므로 트레이드 드레스로 보호받을 수 없다”고 판단한 바 있다

미국의 자유경쟁 가치 아래 유용한 디자인과 기능들은 다양한 기업이 함께 사용할 수 있도록 권장받고 있지만, 동시에 적절한 지식재산 권리의 보호 측면도 간과할 순 없는 문제다. 이처럼 경쟁과 보호의 경계에서 과도기를 겪고 있는 지금, 우리 기업 또한 제품의 디자인과 기능 그리고 마케팅의 단계까지 그 방식과 방향을 고려하며 트레이드 드레스 확보에 더욱 신중하게 접근할 필요가 있겠다.

자료: JD Supra(https://www.jdsupra.com/legalnews/third-circuit-finds-pocky-trade-dress-7922896/), JD Supra(https://www.jdsupra.com/legalnews/there-s-no-sugarcoating-it-pocky-s-9288004/), JD Supra(https://www.jdsupra.com/legalnews/a-tale-of-two-cookies-third-circuit-22641/), IPWatchdog(https://ipwatchdog.com/2021/08/04/amici-ask-scotus-correct-third-circuits-overly-simplistic-formulation-trademark-functionality-ezaki-glico/id=136326/), Casetext(https://casetext.com/case/ezaki-glico-kabushiki-kaisha-v-lotte-intl-am-corp-1), SCOTUSblog(www.scotusblog.com/case-files/cases/ezaki-glico-co-v-lotte-international-america-corp/), U.S. Court of Appeal for the 3^rd Circuit(https://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/193010p.pdf), U.S. Supreme Court(https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20-1817/182512/20210624130903553_Glico%20Petition%206-24%20Final.pdf), IPWatchdog(https://ipwatchdog.com/2023/09/11/third-circuit-cancels-watermelon-candy-trademark-precedential-functionality-decision/id=166597/), U.S. Court of Appeal for the 3^rd Circuit(https://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/222821p.pdf), Trademark law by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합

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